Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001 Vitoria España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran Va de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo, 28043 Madrid España.

Demandado: D. Vicente Mota Jimnez, aparentemente de nacionalidad española, con domicilio en Paseo Ro Guadiela, 15, 45007 Toledo, Toledo España.

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancodevitoria.net>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es BulkRegister.com, Inc., con domicilio en 7 East Redwood St. Baltimore, MD 21202, Estados Unidos de Amrica.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa "Poltica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el da 4 de abril de 2001, por correo electrnico, confirmndose en formato papel el 6 de abril de 2001.

3.2. Tras la verificacin registral correspondiente, la demanda fue notificada con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procedi a darle contestacin.

3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personacin y contestacin a la demanda que haba sido presentada.

3.4. Mediante comunicacin de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu como panelista nico, a quien se da traslado del expediente completo.

4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo caracterstico. Varios de los registros incluyen adems de esta marca principal expresiones genricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante han quedado debidamente acreditados en el documento nmero 3 del escrito de demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español nmero 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones" en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde con la propia denominacin social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A., que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por dicha denominacin.

4.2. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el 27 de octubre de 2000, siendo el status del nombre de dominio "registrar LOCK".

4.3. No es posible acceder a ningn sitio web www.bancodevitoria.net.

El demandante establece en su escrito:

- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA, S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.

- Que la marca "BANCO DE VITORIA" est registrada en las 42 clases del Nomencltor Internacional.

- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO DE VITORIA", utilizndola adems en numerosas campañas publicitarias y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA" goce de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es idntico a la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusin o asociacin entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando igualmente la especial proteccin que a las marcas notorias otorga el Convenio de la Unin de Pars, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.

- Que el demandado no ostenta ningn derecho ni inters legtimo sobre el nombre de dominio en cuestin y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", no es creble que la eleccin del mismo haya sido casual.

- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto implica una apropiacin indebida de una marca notoriamente conocida.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <bancodevitoria.net>.

De acuerdo con la documentacin relativa a este procedimiento, el 19 de abril de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contest a la misma.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Poltica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas

La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una identidad denominativa entre el nombre de dominio <bancodevitoria.net> y las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que el demandante es titular acreditado. Obviamente, la partcula <.net> no entra en juego en la comparacin a efectuar.

Por otra parte, el hecho de que la mayora de las marcas registradas de la demandante incluyan junto a la denominacin "BANCO DE VITORIA" un logotipo caracterstico no destruye la coincidencia denominativa y la consiguiente semejanza, mxime teniendo en cuenta que tales elementos grficos no pueden ser utilizados como nombre de dominio.

6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del demandado titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer su versin sobre la posible existencia de derechos o intereses legtimos para la adopcin del nombre de dominio <bancodevitoria.net>

No obstante, este Panel entiende:

- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante, en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses que puedan calificarse como legtimos en relacin con la denominacin "BANCO DE VITORIA".

- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la ausencia de contestacin a la demanda como una asuncin o reconocimiento implcito por el demandado que no contest, de la inexistencia de esos derechos o intereses legtimos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.

- teniendo en cuenta la especfica legislacin y los especiales requisitos para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado haya operado en la prctica legtimamente bajo la denominacin BANCO DE VITORIA, existiendo ya adems una entidad bancaria con dicho nombre.

De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses legtimos a favor del demandado, establecidas en el prrafo 4.c de la Poltica Uniforme.

Por todo ello, el Panel considera tambin probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Poltica Uniforme.

El Panel desea comenzar por señalar su conclusin sobre la concurrencia de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmacin proviene de la consideracin de tres aspectos:

- hay que subsumir directamente la actuacin del demandado en el supuesto tipificado en el prrafo 4.B ii) de la Poltica Uniforme.

- la consideracin de notoria que este Panel reconoce a la denominacin "BANCO DE VITORIA".

- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

(i) Aplicabilidad del prrafo 4 b ii) de la Poltica Uniforme

Dicho prrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se adopt por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda constituir un patrn de conducta en la actuacin de aqul.

En el presente caso la adopcin del nombre de dominio <bancodevitoria.net> por el demandado impide incuestionablemente que el titular de la marca "BANCO DE VITORIA" pueda adoptarla como nombre de dominio en el correspondiente nivel superior .NET.

En este sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancodevitoria.net> el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopcin de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los consumidores a la errnea creencia de que se trata de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.

Como se señal en la resolucin del caso OMPI No. D2000-0018, en el caso de marcas de alto renombre, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, -o, como en este caso, no puede cabalmente negarse-, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

(ii) La denominacin BANCO DE VITORIA constituye adems una marca notoria.

Como se ha señalado repetidamente, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", aunque la ausencia de contestacin a la demanda no permite conocer si el demandado habra reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el nombre de dominio controvertido.

Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe prever que exista una explicacin plausible por la que el demandado decidiera adoptar como nombre de dominio dicha denominacin, como no fuera precisamente por la perspectiva potencial de obtener algn tipo de beneficio o de impedir el uso de la denominacin por su legtimo propietario.

En este sentido, procede adems destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española, tal y como se public en el Boletn Oficial de las Cortes Generales de España de 9 de marzo de 2001, permite en su artculo 35 al titular de una marca registrada prohibir a un tercero la utilizacin del signo como nombre de dominio.

(iii) Tenencia pasiva

La falta de todo uso del nombre de dominio controvertido, hace inevitable llegar a la conclusin de que se ha producido por el demandado una tenencia pasiva del nombre de dominio.

La tenencia pasiva constituye, segn interpretacin consagrada por numerosas decisiones emanadas tambin del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestin (Decisiones OMPI No.D2000-0464, OMPI No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239 y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo para que el legtimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el prrafo 4 a) de la Poltica Uniforme tambin concurre en el presente supuesto.

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <bancodevitoria.net> es idntico a las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo sin existir derecho o inters legtimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancodevitoria.net> al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

12 Junio de 2001