WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

01066 GmbH v. Digitel GmbH

Verfahren Nr. D2004-0540

1. Die Parteien

Der Beschwerdefhrer ist die 01066 GmbH, Dsseldorf, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwalt Raoul Sander, Hamburg, Deutschland.

Der Beschwerdegegner ist die DIGITEL GmbH, Kaarst, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwlte Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner, Dsseldorf, Deutschland.

2. Domainname und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <01066.com>.

Die Domainvergabestelle ist Cronon AG, Niederlassung Regensburg, Deutschland.

3. Verfahrensablauf.

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (kurz: “Center”) in Englisch per Email am 21. Juli 2004, und in krperlicher Form am26.Juli2004, ein. Das Center besttigte den Eingang der Beschwerdeschrift und bat am 22.Juli2004 die Domainvergabestelle um Besttigung der Eintragungsdaten. Diese besttigte am 6. August2004, dass der Beschwerdegegner Inhaber des Domainnamens <01066.com> ist und dass Selim Varol, Digitel GmbH, dessen administrativer Kontakt ist, sowie dass Necip Varol, Mega Tech GmbH, der technische Kontakt ist. Weiterhin teilte die Domainvergabestelle mit, dass die Verfahrenssprache deutsch ist. Am 10. August 2004 forderte das Center den Beschwerdefhrer auf, die Beschwerde in deutsch einzureichen, was am 11. August 2004 per Email und am 13.August2004 in krperlicher Form geschah.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Richtlinie“), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Verfahrensordnung”) und der Ergnzenden Verfahrensregeln der WIPO gengt und dass ordnungsgem gezahlt wurde. Das Beschwerdepanel ist berzeugt, dass dies zutrifft.

Am 19. August2004 wurde die Beschwerdeschrift ordnungsgem bermittelt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Die Beschwerdeerwiderung ging am 8. September per Email und am 13. September in krperlicher Form ein.

Am 16. September2004 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Dr. Gerd F. Kunze bestellt wurde, und dass der Einzelpanelist eine Annahmeerklrung und eine Erklrung der Unbefangenheit und Unabhngigkeit abgegeben hat.

Am 20. September reichte der Beschwerdefhrer einen ergnzenden Schriftsatz ein, den das Beschwerdepanel zulie. Das Beschwerdepanel rumte dem Beschwerdegegner eine Frist zur Erwiderung des ergnzenden Schriftsatzes bis zum 1. Oktober 2004 ein. Der Beschwerdegegner reichte unter diesem Datum eine Erwiderung zum ergnzenden Schriftsatz des Beschwerdefhrers ein.

4. Sachverhalt

A. Beschwerdefhrer

Der Beschwerdefhrer ist ein Telekommunikations-Netzbetreiber, dem am 21.Januar2004 von der deutschen Regulierungsbehrde fr Telekommunikation und Post die Verbindungsnetzbetreiber-Kennzahl 01066 zugeteilt wurde. Der Beschwerdefhrer hat daraufhin am 5. Februar 2004 seine Firma von „CallNet International GmbH“ in „01066 GmbH“ gendert.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner ist eine im Bereich der Telekommunkationdienstleistungen und angrenzender Dienstleistungen ttige Gesellschaft. Er lie sich den Domainnamen <01066.com> am 13.Juni 2003 eintragen und benutzt ihn als link fr die Domain www.sexysurf.de, die ebenfalls fr den Beschwerdegegner registriert ist.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefhrer

Der Beschwerdefhrer trgt vor, dass die Kennzahl 01066 gem 5 des Markengesetzes als geschftliche Bezeichnung fr sein Unternehmen geschtzt ist und damit markenrechtlichen Schutz geniet.

Der Beschwerdefhrer bringt vor, dass (1) der Domainname <01066.com> mit einer geschftlichen Bezeichnung, aus welcher der Beschwerdefhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfhig hnlich ist; (2) der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und (3) dass der Domainname bsglubig registriert wurde und benutzt wird.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner trgt vor, dass der Beschwerdefhrer keinen markenrechtlichen Schutz an dem Zeichen 01066 habe, und ihm weder ein fehlendes berechtigtes Interesse and diesem Zeichen noch dessen bsglubige Registrierung und Benutzung nachweisen knne. Er habe sich den Domainnamen bereits lange vor der Zuteilung der Vorwahlnummer an den Beschwerdefhrer registrieren lassen, und eine Schwesterfirma, die 01058 Telekom GmbH, habe sich bereits vor dem Beschwerdefhrer, nmlich erstmals mit Schreiben vom 14. April 2003 an den Insolvenzverwalter der damaligen Inhaberin der Lizenz an der Vorwahlnummer 01066 um den Erwerb dieser Vorwahlnummer bemht. Darber sei der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers bestens orientiert gewesen, da er zu dieser Zeit noch ein Angestellter der 01058 Telekom GmbH gewesen sei. Er habe daher durchaus ein berechtigtes Interesse an der Eintragung des Domainnamens <01066.com> gehabt und nicht er, der Beschwerdegegner, habe bsglubig gehandelt, vielmehr der Beschwerdefhrer, indem er sich die Vorwahlnummer 01066 habe zuteilen lassen, um den Beschwerdegegner bzw. dessen Schwesterfirma 01058 Telekom GmbH an dem Erwerb dieser Vorwahlnummer zu hindern.

Der Beschwerdegegner hat fr diesen Vortrag Beweis durch Einreichung diverser Unterlagen angetreten. Der Beschwerdefhrer hat hierzu in seinem ergnzenden Schriftsatz Stellung genommen.

6. Entscheidungsgrnde

Paragraph4(a) Richtlinie fhrt drei Elemente auf, die der Beschwerdefhrer nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdefhrer zu bertragen ist:

1) dass der Domainname <01066.com> mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfhig hnlich ist;

2) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und

3) dass der Domainname bsglubig registriert wurde und benutzt wird

1) Verwechslungsgefahr mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefhrer Rechte herleitet

Der Domainname <01066.com> ist identisch mit dem Unternehmenskennzeichen 01066 GmbH des Beschwerdefhrers (der Bestandteil „.com” muss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenso wie der Bestandteil „GmbH“ unbercksichtigt bleiben). Die Geschftsbezeichnung eines Unternehmens, die zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen benutzt wird, ist aber nicht mit der zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen benutzten Marke gleichzusetzen. Die Tatsache, dass der Schutz der Unternehmenskennzeichen in Deutschland seit einigen Jahren im Markengesetz geregelt ist, lsst den firmenmigen Gebrauch eines Zeichens nicht zum markenmigen Gebrauch werden. Es ist zwar durchaus denkbar, dass ein Zeichen sowohl als Unternehmenskennzeichen als auch als Marke benutzt wird. Dies ist aber eine Tatsachenfrage und hat nichts mit der Regelung des Schutzes der Unternehmenskennzeichen im Markengesetz zu tun. Um unter der Richtlinie Rechte an dem Zeichen „01066“ herleiten zu knnen, muss der Beschwerdefhrer jedenfalls vortragen und beweisen, dass er Rechte an einer Marke geltend machen kann, mit welcher der Domainname des Beschwerdegegners identisch oder verwechslungsfhig ist. Der Beschwerdegegner hat hierzu mit Recht die Entscheidungen in den WIPO Verfahren D2001-0744 University of Konstanz v. uni-konstanz.com und D2000-0025 SGS Socit gnrale de surveillance S.A. v. Inspectorate Korea zitiert. Es trifft zwar zu, dass in einer Reihe von Entscheidungen auf bertragung eines mit einer Firma oder einem persnlichen Namen identischen oder verwechslungsfhigen Domainnamens an den Inhaber der Rechte an dem jeweiligen Namen erkannt wurde. In all diesen Fllen ging das Beschwerdepanel aber davon aus, dass der jeweilige Name vom Beschwerdefhrer auch markenmig gebraucht wurde und dieser damit Rechte an einer kraft Benutzung geschtzten Marke erworben hatte. Ein solcher Schutz kann natrlich nur bestehen, wenn in dem Land, in dem der Name markenmig gebraucht wird, einer nicht eingetragenen Marke Schutz gewhrt wird, wie dies z.B. im angelschsischen Raum mit der so genannten Common Law Marke der Fall ist.

Gem 4 des im vorliegenden Fall insoweit magebenden deutschen Markengesetzes entsteht der Markenschutz entweder durch Eintragung des Zeichens beim Deutschen Patent- und Markenamt, oder aufgrund erworbener Verkehrsgeltung. Damit ist auch in Deutschland die Mglichkeit gegeben, Markenschutz ohne Eintragung zu erlangen, aber nur wenn die Benutzung der Marke dazu gefhrt hat, dass sie von den beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis fr die vom Inhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen angesehen wird, also nicht allein infolge einer Benutzung. Der Beschwerdefhrer verfgt offensichtlich nicht ber eine eingetragene Marke an dem Zeichen 01066, da er sonst sicherlich auf diese Markeneintragung hingewiesen htte. Damit kann die Beschwerde nur Erfolg haben, wenn der Beschwerdegegner beweisen kann, dass er an der Verbindungs-Kennzahl 01066 Markenrechte kraft erworbener Verkehrsgeltung erlangt hat. Hierfr ist erforderlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Kennzahl einen Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdefhrers sieht und diese Dienstleistungen damit von den Dienstleistungen seiner Mitbewerber unterscheidet. Zwar weist der Beschwerdefhrer darauf hin, dass hinsichtlich der Kennzahl 01066 die beteiligten Verkehrskreise nicht nur aus Endverbrauchern bestehen. Da das Angebot der Dienstleistungen des Beschwerdefhrers an Endverbraucher gerichtet ist, gengt es aber sicherlich nicht, wenn die Kennzahl 01066 von der Regulierungsbehrde fr Telekommunikation und Post, Interconnection Partnern und technischen Dienstleistern, mit denen der Beschwerdefhrer in einer Geschftsbeziehung steht, diesem zugeordnet wird. In erster Linie muss vielmehr darauf abgestellt werden, dass diese Kennzahl einem nicht unerheblichen Teil der am Telefonverkehr teilnehmenden Personen (das sind breiteste Bevlkerungskreise, die ber ein Telefon verfgen) als Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdefhrers bekannt ist.

Der Beschwerdegegner hat zunchst vorgetragen, dass die Vorwahlnummer 01066 berhaupt noch nicht zum Angebot von Telekommunikations-Dienstleistungen verwendet werde. Der Beschwerdefhrer hat jedoch in seinem ergnzenden Schriftsatz Beweis dafr erbracht, dass eine solche Benutzung erfolgt. In der Erwiderung zu diesem ergnzenden Schriftsatz hat der Beschwerdegegner zwar eingerumt, dass der Beschwerdefhrer inzwischen die Benutzung der Kennzahl 01066 aufgenommen hat, er hat aber Beweis dafr angetreten, dass eine solche Benutzung erst seit 15.September2004 erfolgt. Wie bereits ausgefhrt, gengt es nicht, dass der Beschwerdefhrer die Kennziffer 01066 in Benutzung genommen hat, diese muss vielmehr einem nicht unerheblichen Teil der am Telefonverkehr teilnehmenden Bevlkerung als Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdefhrers bekannt geworden sein. Abgesehen davon, dass der Beschwerdefhrer keinen ausreichenden Beweis fr eine derartige Verkehrsbekanntheit angetreten hat, ist es auch nicht vorstellbar, dass eine solche innerhalb weniger Wochen erlangt worden ist, um so mehr, als es sich vorliegend nicht um eine einprgsame Wortmarke handelt, vielmehr um eine aus mehreren Ziffern bestehende Zahl, die man sich zunchst einprgen muss. Es ist zwar in Ausnahmefllen denkbar, dass ein Zeichen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums verkehrsbekannt wird, dies kann aber nur durch einen auerordentlich groen Werbeaufwand erreicht werden, der vorliegend offensichtlich nicht gegeben ist.

Damit fehlt es bereits an der ersten Voraussetzung fr eine erfolgreiche Beschwerde, nmlich dem Nachweis eines Rechts des Beschwerdefhrers an einer Marke „01066“.

Nur ergnzend soll im folgenden auf die weiteren Voraussetzungen einer erfolgreichen Beschwerde eingegangen werden.

2) Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen

Der Beschwerdegegner lie sich den Domainnamen <01066.com> am 13. Juni 2003, also zu einem Zeitpunkt eintragen, zu dem der Beschwerdefhrer nicht existierte. Der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers war vielmehr noch bis zum 31.Oktober2003 bei der 01058 Telekom GmbH angestellt, einer Firma, zu der ber die beidseitige Inhaberschaft Verbindungen mit dem Beschwerdegegner bestehen. Ob unter diesen Voraussetzungen ein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners verneint werden kann, ist fraglich. Beide Parteien haben hierzu umfangreichen Sachvortrag und Beweise eingereicht, deren Beurteilung in einem summarischen Verfahren, wie dem vorliegenden, uerst schwierig ist. Abgesehen davon, dass es bereits an dem Bestehen eines Markenrechts des Beschwerdefhrers an der Kennzahl 01066 fehlt, kann die Frage des berechtigten Interesses aber auch deshalb dahin gestellt bleiben, weil der Beschwerdefhrer jedenfalls nicht nachgewiesen hat, dass der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> bsglubig eintragen lie.

3) Bsglubige Eintragung und Benutzung

Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel berzeugt sein, dass der Domainname bsglubig eingetragen wurde und bsglubig benutzt wird. Eine bsglubige Benutzung kann zwar je nach Sachverhalt manchmal als Indiz fr eine bsglubige Eintragung angesehen werden, kann aber das Tatbestandsmerkmal der bsglubigen Eintragung nicht ersetzen, das zunchst zu prfen ist.

Der Beschwerdefhrer trgt in seinem ergnzenden Schriftsatz vor, dass es unerheblich sei, dass sein Unternehmen zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens <01066.com> noch nicht gegrndet war. Entscheidend sei allein, dass der Beschwerdegegner wusste, dass die VNB-Kennzahl 01066 zur Zuteilung anstand und in absehbarer Zeit einem Wettbewerber zugeteilt wrde. Ein solches vorsorgliches Blockieren msse als unlauter angesehen werden.

Mit diesem Vortrag sttzt sich der Beschwerdefhrer wieder auf Regelungen deutschen Rechts, die im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen. Ebenso wie der Schutz eines Unternehmenskennzeichens nicht dem Schutz einer Marke gleichgestellt werden kann, kann der Begriff der Unlauterkeit im deutschen Wettbewerbsrecht nicht einfach die Bsglubigkeit im Sinne der Richtlinie ersetzen. Die Bsglubigkeit muss sich vielmehr auf die Rechte des Beschwerdefhrers an seiner Marke beziehen. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Ziel der Richtlinie, Flle einer Verletzung von Markenrechten durch Eintragung eines Domainnamens dann in einem summarischen Verfahren zu regeln, wenn es sich um die als besonders schwerwiegend angesehenen Tatbestnde handelt, in denen dieser Domainname vom Beschwerdegegner bsglubig eingetragen wurde und benutzt wird. Sie wird durch die unter Paragraph 4(b)(i) bis (iv) der Richtlinie aufgezhlten typischen Umstnde besttigt, unter denen davon ausgegangen wird, dass der Beschwerdefhrer den Nachweis der Bsglubigkeit des Beschwerdegegners erbracht hat.

Eine solche bsglubige Eintragung scheidet vorliegend a priori schon deswegen aus, weil der Beschwerdefhrer zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> eintragen lie, rechtlich berhaupt noch nicht existierte. Offensichtlich konnte der Beschwerdegegner zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht davon ausgehen, dass der Beschwerdefhrer sich die Kennziffer 01066 als Vorwahlnummer eintragen lassen wollte (wobei dahingestellt bleiben kann, ob der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers damit vertragswidrig handelte) da der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers zu diesem Zeitpunkt mindestens einige Monate noch Angestellter der Firma 01058 Telekom GmbH war, die jedenfalls faktisch mit dem Beschwerdegegner verbunden ist (der Beschwerdegegner bestreitet zwar, dass es sich bei beiden Firmen rechtlich um zum gleichen Konzern gehrende Firmen handelt, geht in seinem weiteren Sachvortrag aber selbst davon aus, dass ein solcher Konzern jedenfalls faktisch ber eine gemeinsame Inhaberschaft besteht). Nach seinem Ausscheiden aus der Firma 01058 Telekom GmbH grndete der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers sein eigenes Unternehmen zunchst unter dem Namen CallNet International GmbH. Erst als dem Beschwerdefhrer zu Beginn des Jahres 2004 von der Regulierungsbehrde die Vorwahlnummer 01066 zugeteilt worden war, nahm dessen Geschftsfhrer am 5. Februar 2004 die Firmennderung in „01066 GmbH vor. Beides, die Zuteilung der Vorwahlnummer 01066 und die Umbenennung der CallNet International GmbH in 01066 GmbH erfolgte also ber ein halbes Jahr nach der Eintragung des Domainnamens <01066.com> durch den Beschwerdegegner.

Mit dieser berlegung soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass Bsglubigkeit unter der Richtlinie zwangslufig ausscheidet, wenn der Beschwerdefhrer zum Zeitpunkt der Eintragung des streitigen Domainnamens noch keine Rechte an einer Marke erworben hatte. Es ist vorstellbar, dass sich aus den Umstnden des Falles ergibt, dass der Beschwerdegegner schon zum Zeitpunkt der Eintragung des Domainnamens bsglubig im Hinblick auf eine Marke des Beschwerdefhrers handelte, an der dieser zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechte erworben hatte. Der Beschwerdefhrer hat aber keinerlei Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergeben knnte, dass der Beschwerdegegner bereits zu diesem Zeitpunkt von einem Interesse des Beschwerdefhrers bzw. dessen Geschftsfhrers an der VNB-Kennzahl 01066 gewusst haben knnte und den Domainnamen htte registrieren lassen, um den Beschwerdefhrer daran zu hindern, ber eine dieser Kennzahl entsprechende .com Domain zu verfgen.

Ein solcher Vortrag wre auch vllig unglaubhaft, da der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers zu dieser Zeit Angestellter der 01058 Telekom GmbH war, die ihrerseits mit Schreiben vom 14.4.2003 beim Insolvenzverwalter ber das Vermgen der Interroute GmbH, die damals Inhaberin der Lizenz an der Vorwahlnummer 01066 war, ihr Interesse an einem Erwerb dieser Lizenz zum Ausdruck brachte. Der Beschwerdegegner zieht aus diesem durch Vorlage des Schreibens vom 14.4.2003 untermauerten Sachvortrag den Schluss, dass nicht er, vielmehr der Geschftsfhrer des Beschwerdefhrers bsglubig gehandelt habe. (sogenanntes Reverse Domain Name Hijacking). Da der Beschwerdefhrer unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung bestreitet, dass sein Geschftsfhrer ber dieses Interesse der 01058 Telekom GmbH an dem Erwerb der VNB-Kennzahl 01066 informiert gewesen sei und weiterhin vortrgt, dass dessen Arbeitsvertrag mit der 01058 Telekom GmbH kein Wettbewerbsverbot enthalten habe, sowie dass die Regulierungsbehrde auf Anfrage jedem Interessierten die zur Verfgung stehenden VNB-Kennzahlen mitteile, hat der Beschwerdegegner nicht zur berzeugung des Panels nachgewiesen, dass der Beschwerdefhrer mit der Einleitung dieses Verfahrens selbst bsglubig gehandelt hat, um so mehr als die erwhnten besonderen Beziehungen des Geschftsfhrers des Beschwerdefhrers nicht zu dem Beschwerdegegner, vielmehr zu der Firma 01058 Telekom GmbH bestanden. Auch wenn diese faktisch mit dem Beschwerdegegner ber eine gemeinsame Inhaberschaft verbunden sein mag, ist sie nicht an dem vorliegenden Verfahren als Partei beteiligt ist. Aber das Panel ist bei dieser Sachlage berzeugt, dass sich der Beschwerdegegner jedenfalls den Domainnamen <01066.com> nicht bsglubig im Sinne der Richtlinie eintragen lie.

Da dem Beschwerdefhrer somit nicht gelungen ist nachzuweisen, dass der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> bsglubig eintragen lie, kommt es auf die Frage der Benutzung dieses Domainnamens durch den Beschwerdegegner nicht mehr an. Obwohl hufig die Verwendung eines Domainnamens als link zu einer Website, auf der Pornoinhalte angeboten werden, als bsglubige Benutzung angesehen werden kann, die dann oft auch als Indiz fr eine bsglubige Eintragung gewertet werden kann, kommen derartige berlegungen im Zusammenhang mit dem konkreten Sachverhalt dieses Verfahrens nicht in Betracht.

7. Entscheidung

Das Beschwerdepanel entscheidet, dass der Beschwerdefhrer weder nachgewiesen hat, dass seine Rechte an einer Marke verletzt wurden, noch dass der Bechwerdegegner den Domainnamen <01066.com> bsglubig eintragen lie.

Gemss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung weist das Beschwerdepanel den Antrag auf bertragung des Domainnamens <01066.com> auf den Beschwerdefhrer ab.

Dr. Gerd F. Kunze
Einzelpanelist

Datum: 7.Oktober2004