Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres

Case No. D2004-0562

1. Las Partes

La Demandante es Atica Software, S.L. representada por D. Jos Luis Felgueroso Juliana, Gijn, Asturias, Espaa.

La Demandada es Hermanitas De Los Pobres, con domicilio en Rue del Percebe, 13, 28080 Madrid, Espaa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <velazquezvisual.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 28 de julio de 2004, por correo electrnico y el 6 de agosto de 2004, por correo urgente. El 29 de julio de 2004, el Centro envi a Network Solutions, LLC via correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 30 de julio de 2004, Network Solutions, LLC envi al Centro, via correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9deagosto de 2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 29 de agosto de 2004. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 3 de septiembre de 2004.

El Centro nombr a Doa Paz Soler Masota como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 14 de septiembre de 2004, habiendo recibido la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de las siguientes marcas vigentes las cuales contienen, junto a otros elementos grficos, la denominacin “Velzquez Visual”, ambas en maysculas, figurando este segundo trmino en tamao algo menor pero plenamente legible y destacado.

(i) A nivel nacional: marca de carcter mixto o grfico-denominativo (consistente en una figura triangular invertida de fondo negro con una hendidura circular en su lado superior y un punto negro dentro, bajo la que aparece la denominacin, en maysculas y trazo grueso “VELZQUEZ” y, bajo la misma, con un trazo y tamao menores, la denominacin “VISUAL”), en la Clase 9 del Nomencltor Internacional, para distinguir “programas de ordenador” (marca espaola nmero 2053138/9).

(ii) A nivel comunitario: con idntica composicin que la anterior, sendas marcas para la cobertura entre ambas de las Clases 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomencltor Internacional (marcas comunitarias nmeros, respectivamente, 000608877 y 002783942 001207703).

La Demandante ha acreditado ulteriormente, las siguientes circunstancias fcticas:

- El dominio controvertido fue registrado en fechas 23 de septiembre de 2003 y expira inicialmente en fecha 23 de septiembre de 2004.

- La Demandante es titular de un nombre de dominio <velazquezvisual.com>, a travs del cual se accede a su propio sitio web, el cual fue registrado en fecha 21 de octubre de 1999 y expira inicialmente el 21 de octubre de 2004.

- La Demandante ha aportado escritura pblica acreditativa del contenido de las pginas a las que pudo accederse, en fecha 10 de octubre de 2003, a travs de su propio nombre de dominio como a travs del dominio controvertido.

Por lo dems, el Panel deja constancia de que ha podido por su parte acceder al sitio web “velazquezvisual.org” en varias ocasiones, la ltima en la fecha de emisin de la presente Decisin, comprobado su contenido y observado que, en la actualidad, el mismo presenta ciertas variaciones con respecto al que presentaba en fecha 10deoctubre de 2003, del modo que se indicar ms adelante, cupiendo ya anticipar que, tanto entonces como actualmente, el contenido del referido sitio inclua e incluye supuestas declaraciones de varias partes, de tono crtico respecto de ciertas prestaciones comercializadas por la Denunciante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

(i) Que el nombre de dominio controvertido es idntico a las marcas registradas de las que es titular, sin que a tal juicio obste el hecho de que la marca sea mixta (por cuanto el elemento denominativo es preponderante), o que los trminos denominativos aparezcan individualizados y en maysculas (y no juntos y en minsculas, como en el nombre de dominio controvertido).

(ii) Que el Demandado utiliz datos falsos para efectuar el registro.

(iii) Que el Demandado, al usar las marcas de la Denunciante, desva deliberadamente trfico de Internet hacia el sitio controvertido, siendo que adems el mismo habra sido diseado imitando la imagen propia del sitio web de la Denunciante.

(v) Que el nico uso que el Demandado hace de la pgina es verter y promover todo tipo de crticas sobre la marca y la entidad demandante, perturbando la actividad comercial de la empresa y menoscabando el crdito y reputacin de la marca y de la empresa en el mercado, siendo que el Demandado tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no mediante el uso del nombre ajeno.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisin de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

- lo dispuesto en la Poltica Uniforme y en el propio Reglamento; y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comn residencia y domicilio en Espaa de la Demandante y la Demandada son de especial relevancia, junto con las reglas de la Poltica Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional espaol.

6.2 Examen de los presupuestos para la estimacin de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Poltica Uniforme

stos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca confusin, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

- que el demandado carezca de derecho e inters legtimo en relacin con el nombre de dominio; y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Identidad o semejanza entre marca y dominio

Resulta evidente para el Panel la semejanza existente entre el dominio controvertido y las marcas espaola y comunitarias titularidad de la Demandante, siendo irrelevantes para desvirtuar aquel juicio de semejanza las diferencias menores apuntadas por la propia Demandante.

As pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artculo 4 a) i) de la Poltica Uniforme.

6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legtimos a favor del Demandado, titular del dominio controvertido

El sitio web al que se accede a travs del dominio controvertido se utiliza, como la propia Demandante reconoce, nicamente para verter opiniones crticas hacia ciertas prestaciones de la Demandante. Entre la versin de los contenidos del referido sitio acreditados por la Demandante y la versin actual que presenta el sitio y que el Panel ha podido comprobar existen ciertas diferencias de tono que no obstante no alteran el pronunciamiento de este Panel, aunque valga dejar constancia de que el Demandante ha rebajado el tono agresivo de sus iniciales alegaciones y resaltado que las mismas se realizan en el ejercicio de su libertad de expresin.

En cualquier caso, y ste no es un hecho discutido por la Demandante, el sitio al que se accede desde el nombre de dominio objeto de conflicto no parece haberse utilizado (o al menos, se trata de un extremo no acreditado al Panel) y no se utiliza (segn el Panel ha comprobado en la fecha de su decisin) para un uso comercial de ningn tipo, ni a travs del mismo se ofrecen productos y servicios. De haberse acreditado esta circunstancia, la decisin del Panel habra sido diversa, del modo que se fundamentar seguidamente.

Asumido lo anterior, debe advertirse que el juicio de este Panel no puede proyectarse sobre el carcter denigratorio o improcedente de las referidas manifestaciones, pues carece de competencias al efecto, sino tan slo sobre si el uso descrito resulta o no compatible con la Poltica. Y en este sentido, no escapa a este Panel la dificultad que este grupo de casos entraa, como tampoco la divergencia de opiniones, con mayores o menores matices, mantenida entre los Panelistas, generalmente en torno a uso de marcas notorias ajenas para verter manifestaciones de tono crtico. En este sentido, extraa al Panel que el Demandante no haya alegado ni en su caso demostrado el carcter reputado de sus marcas en el particular sector de los productos informticos, que es al que parece dirigirse tambin el Demandado a travs de su sitio web. Pero asumiremos en todo caso que las prestaciones del Demandante gozan de prestigio en su sector, por cuanto ello no ha de variar el resultado de esta Decisin y porque el propio Demandado reconoce, en su sitio web, que la herramienta comercializada por la Demandante es “una de las mejores en el desarrollo de software de gestin y bases de datos”, manifestacin de la que obviamente se infiere que el Demandado era conocedor de la existencia de una marca ajena, titularidad de la Demandante, circunstancia que tambin reconoce explcitamente.

Dicho esto, debe asimismo aclararse que tampoco corresponde al mbito de decisin propio de este Panel dilucidar sobre la eventual existencia de un supuesto de infraccin de derechos de marcas por utilizacin no consentida de la marca ajena a fin de causar una asociacin ilegtima y por lo tanto una confusin en el visitante del sitio web del dominio controvertido.

Centrada la discusin en los trminos que preceden, la cuestin consiste en dilucidar si, conforme a la Poltica, resulta legtimo el registro y posterior uso de un nombre de dominio coincidente con la denominacin de una o varias marcas ajenas con el fin de verter opiniones crticas sobre el titular de las mismas.

Este Panel analiz esta compleja cuestin con ocasin de su decisin en el Caso OMPI No. D2003-0469, Teka Industrial, S.A. v. Tekatv/Yolanda Carretero, a cuyo texto se remite para evitar innecesarias redundancias. El Panel, pues, no ignora la posicin diversa, mantenida por otros Panelistas, en la que el ejercicio de la libertad de expresin se supeditara a la eleccin de un nombre de dominio no coincidente con los signos distintivos propios del criticado. Sin embargo, y habiendo de nuevo tenido oportunidad de revisar su posicin a la luz de los antecedentes del presente caso, se reitera en la misma, lo que supone, en breve, admitir la legitimidad en el registro y uso indicados en la medida en la que tal explotacin sea estrictamente no comercial, en la medida en que tal uso viene amparado por el artculo 4 c) iii) de la Poltica. La referida posicin viene asimismo avalada por numerosas decisiones del Panel (entre muchas otras, vide inicialmente Caso OMPI No. D2000-0190, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridegestone Corporation v. Jack Myers; Caso OMPI No. D2000-0536, TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter; o ms recientemente Caso OMPI No. D2003-0024, Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, con abundante cita ulterior; o ms recientemente Caso OMPI No. D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Caso OMPI No. D2004-0014, Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley). Siendo ello as, y en lnea con esta doctrina, implcito a tal uso crtico resultaran tanto el desvo inicial de potenciales visitantes naturales del sitio web del Demandante hacia el propio del Demandado como la inicial confusin que el pblico pudiera experimentar por tal circunstancia. En todo caso, la referida confusin inicial que pudiera sufrir el visitante se disipa aqu prontamente en la medida en la que el Demandado advierte de que es un sitio de tono crtico y, en todo caso, a partir del tono de las manifestaciones realizadas en el sitio del Demandado.

Entiende, pues, este Panel, que la Demandante no ha acreditado debidamente que a travs del sitio a travs del sitio web <velazquezvisual.org> el Demandado est realizando, ms all de una crtica severa, algn ofrecimiento de bienes o servicios remunerados como tampoco un llamamiento a la captacin de fondos o recursos (como ocurra en el Caso OMPI No. D2002-0735, El Corte Ingls, S.A. v. Federacin de Comercio de Andaluca CC.OO).

En otros trminos, este Panel entiende que se ha constatado efectivamente que el dominio controvertido se ha utilizado exclusivamente con fines no comerciales consistentes en la crtica de un tercero, de lo que cabe asimismo deducir el Demandado posee un inters legtimo que ampara el uso del dominio controvertido tal cual se ha descrito. Y as las cosas, el Panel no considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artculo 4 a) ii) de la Poltica Uniforme respecto del dominio <velazquezvisual.org>.

6.2.3 Sobre la existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

El Demandado ha proporcionado datos de contacto falsos en el momento del registro, concretados en su pretendida identificacin en tono jocoso, como una entidad orientada a la defensa de los intereses de los ms dbiles, as como en la eleccin de un domicilio ficticio propio de una vieta de cmic. Esta circunstancia es claro indicio de que el registro se actu de mala fe y, en la medida en la que tales datos falsos se han mantenido, de que se ha usado el dominio de mala fe en tanto que se impide la correcta identificacin de su titular, como tienen declaradas numerosas decisiones que excusan de toda cita (en lugar de muchas y por las evidentes concomitancias con el presente supuesto, de nuevo Caso OMPI No. D2003-0024, Actino Instruments, Inc. v. Technology Associates).

As pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artculo 4 a) iii) de la Poltica Uniforme.

7. Decisin

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Panel resuelve en este caso que el dominio <velazquezvisual.org> es semejante a las marcas de la Demandante, y que el Demandado registr y ha usado el dominio de mala fe en tanto que ha proporcionado y mantenido datos de contacto falsos. Ello no obstante, al no haber quedado acreditado que el Demandado carezca de derecho o inters legtimo sobre el dominio controvertido conforme a los requisitos establecidos en la Poltica, procede rechazar la Demanda.

Paz Soler Masota
Experto nico

Fecha: 28 de septiembre de 2004