WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Merck Sharp & Dohme Corp. v. D. Doreus, Stichting lcelt

Zaaknr. D2018-2096

1. De Partijen

De Klager is Merck Sharp & Dohme Corp. uit Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

De Verweerder is D. Doreus, Stichting lcelt uit Arnhem, Nederland, zelf vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <steglatro.org> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is op 13 september 2018 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”). Op dezelfde dag heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 14 september 2018 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 18 september 2018 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 8 oktober 2018. Op verzoek van de Verweerder werd deze de verlenging van vier kalenderdagen, c.q. tot 12 oktober 2018, toegekend voor het indienen van het Verweerschrift op grond van paragraaf 5(b) van de Regels. In de periode tussen 19 september en 4 oktober 2018 ontving het Center meerdere e-mails van de Verweerder. Op 4 oktober 2018 diende de Verweerder het Antwoord per e-mail in.

Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 16 oktober 2018 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager is een bekend farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is, inclusief in de Europese Unie. De Klager is houder van verschillende merkregistraties voor het woordmerk STEGLATRO, waaronder:

- STEGLATRO, Europese Unie (“EU”) woordmerk ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (“EUIPO”) onder het nr. 014090682 op 7 september 2015, voor producten in klasse 5, farmaceutische producten voor menselijk gebruik.

De Klager gebruikt het STEGLATRO merk voor een geneesmiddel dat wordt aangewend om de bloedsuikerspiegel te reguleren bij volwassenen met type 2-diabetes. Op 19 december 2017 verkreeg de Klager goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten om het geneesmiddel op de markt te brengen. Sinds januari 2018 is het geneesmiddel beschikbaar op de Amerikaanse markt en op 21 maart 2018 verkreeg de Klager Europese productregistratie.

Verweerder is een Nederlandse onderneming met als geregistreerde hoofdactiviteit “groothandel in hout en plaatmateriaal” en als nevenactiviteit “advisering ohgv informatietechnologie”.

Op 12 maart 2018 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam leidt niet naar een actieve website.

Eveneens op 12 maart 2018 registreerde de Verweerder de domeinnamen <steglatro.be>, <steglatro.nl> en <steglatro.org> en werden de naam en het adres van de Verweerder opgegeven bij een aanvraag voor het Duitse woordmerk STEG LATRO. Uit het Duitse merkenregister blijkt (i) dat deze merkaanvraag met het nr. 3020180060699 werd gedaan in klassen 1 en 3 en initieel in klasse 5, en (ii) dat de merkaanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken door de aanvrager.

Op 20 maart 2018 heeft de Verweerder de merkengemachtigde van de Klager gecontacteerd met het verzoek mee te delen of de Klager er problemen mee zou hebben indien de Verweerder de term “steglatro” in Europa zou gebruiken voor bijvoorbeeld de verkoop van generieke cosmetische producten via de domeinnamen <steglatro.eu> en <steglatro.org>.

Op 22 maart 2018 antwoordde de merkengemachtigde van de Klager dat het voorgesteld gebruik een gevaar van verwarring doet ontstaan en dat de Klager zich tegen dit gebruik verzet. Verweerder heeft het beweerd gevaar op verwarring vrijwel onmiddellijk betwist en liet op 27 maart 2018 weten binnenkort te zullen starten met het gebruik van de term in Europa.

Op 17 april 2018 diende de Verweerder vervolgens een aanvraag in voor het Benelux woordmerk STEG LATRO in klassen 1 en 3. Deze aanvraag met het nr. 1373763 werd gepubliceerd op 18 mei 2018.

Op 6 juni 2018 liet de Verweerder weten open te staan voor een minnelijke schikking, die volgens de Verweerder op twee manieren zou kunnen worden gerealiseerd: een co-existentie-overeenkomst of één partij die afziet van het gebruik van het teken en de andere partij die de rechten (domeinnamen en merken) overneemt.

Op 10 juli 2018 stelde de Klager oppositie in tegen de Benelux merkaanvraag nr. 1373763 van Verweerder op basis van het EU woordmerk STEGLATRO en op basis van een beweerd bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het STEGLATRO merk waarvan hij de houder is. De Klager is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. De merkaanvragen van de Verweerder voor het merk STEG LATRO in de Benelux en Duitsland werden volgens de Klager te kwader trouw ingediend. De Klager stelt dat de Verweerder niet bekend staat onder de naam STEGLATRO en dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt in verband met het aanbieden van goederen. De Verweerder zou ook geen aantoonbare voorbereiding hebben gemaakt om dit te doen. Ten slotte stelt de Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. De Klager beweert dat de Verweerder ook van andere merkhouders merken als domeinnaam of merk heeft geregistreerd of aangevraagd. De Verweerder zou heel bewust bestaande en/of bekende merknamen van derden gebruiken zonder geldige reden. De Domeinnaam zou bewust zijn geregistreerd met het doel deze te verkopen of anderszinds over te dragen aan de Klager.

B. Verweerder

De Verweerder betwist niet dat de Domeinnaam overeenkomt met het merk van de Klager. De Verweerder stelt over eigen rechten en legitieme belangen te beschikken in de Domeinnaam. De Verweerder is ervan overtuigd dat het teken STEG LATRO in de Benelux als merk zal worden ingeschreven op naam van de Verweerder in klassen 1 en 3. Voor de registratie van de Domeinnaam beroept de Verweerder zich op het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Dat de registratie kennelijk nadelige gevolgen heeft voor de Klager is hierbij niet van belang volgens de Verweerder. De Verweerder stelt ten slotte dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. De Verweerder is van mening dat hij geen toestemming nodig had van de Klager om zijn Benelux merkaanvraag in te dienen. Primair zou de Verweerder uit zijn op een co-existentieovereenkomst “om gezamenlijk onder het teken actief te zijn”.

6. Oordeel en Bevindingen

Paragraaf 15 van de Regels voorziet dat het Panel beslist op basis van de door partijen aangebrachte verklaringen en documenten, in overeenstemming met de UDRP, de Regels, de Aanvullende Regels en de regels van toepasselijk recht dat het Panel van toepassing acht.

De bewijslast ligt bij de Klager. Uit de UDRP en beslissingen van voorgaande panels blijkt dat de Klager alle drie de elementen moet aantonen die zijn uiteengezet in paragraaf 4(a) van de UDRP opdat de overdracht van een domeinnaam kan worden bevolen. Het administratief karakter van de procedure vereist een afweging van de waarschijnlijkheid van de aangevoerde bewijsstukken.

Opdat een verzoek tot overdracht van een domeinnaam kan worden ingewilligd, moet de Klager bijgevolg het volgende bewijzen met een voldoende graad van waarschijnlijkheid en in overeenstemming met paragraaf 4(a) van de UDRP:

(i) De betwiste Domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een handels- of dienstmerk waarin de Klager rechten heeft; en

(ii) De Verweerder heeft geen recht of legitiem belang in de betwiste Domeinnaam; en

(iii) De betwiste Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Het Panel zal deze cumulatieve elementen afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te kunnen uitmaken of de betwiste Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, moet eerst worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het merk waarop hij zich beroept. De Klager heeft voldoende aangetoond te beschikken over een EU merk in de benaming STEGLATRO.

De betwiste Domeinnaam verschilt van dit merk door toevoeging van het suffix “.org”.

Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het generic Top-Level Domain buiten beschouwing kan worden gelaten bij het vergelijken van overeenkomstigheden tussen een domeinnaam en een merk (zie Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck, WIPO Zaaknr. D2014-0206; Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah, WIPO Zaaknr. D2014-0269; Vectra Bank Colorado, Zions First National Bank and Amegy Bank National Association v. Fluder, WIPO Zaaknr. D2015-2046).

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat de eerste voorwaarde, zoals bepaald in paragraaf 4(a)(i) van de UDRP, vervuld is.

B. Recht of Legitiem Belang

Onder vaste UDRP jurisprudentie is het voldoende voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder. (Zie onder meer Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110).

De Klager merkt op dat de Verweerder actief is onder de benaming Stichting Icelt en niet bij het publiek bekend staat onder de benaming “steglatro”, “steg latro” of <steglatro.org>. De Klager stelt nooit toestemming gegeven te hebben aan enige persoon of entiteit om de betwiste Domeinnaam te registreren en/of te gebruiken.

De Verweerder beroept zich op zijn aanvraag voor een Benelux-merk STEG LATRO en beweert dat hij bij de aanvraag van het Benelux merk is uitgegaan van het gegeven dat “steg” in het Nederlands onder meer “pad” of “steeg” betekent en “Latro” verwijst naar een bekende geestelijke.

De aanvraag voor of de registratie van een merk dat overeenstemt met een domeinnaam creëert niet automatisch rechten of legitieme belangen in de domeinnaam in de zin van het tweede element van de UDRP. Zo hebben panels in het verleden vastgesteld dat een verweerder geen rechten of legitieme belangen in een domeinnaam heeft op basis van een merkenregistratie wanneer de omstandigheden aantonen dat een dergelijk merk was geregistreerd voornamelijk met als doel om de toepassing van de UDRP te ontlopen of op een andere manier de klager te hinderen in de uitoefening van zijn rechten (zie sectie 2.12.2 van WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)). Nog afgezien van het feit dat het hier nog slechts een aanvraag van een merk betreft, kunnen dergelijke merkenrechten bijgevolg enkel worden erkend indien de algemene omstandigheden van de zaak aantonen dat de registratie te goeder trouw was bekomen met als doel om het merk te goeder trouw te gebruiken in het rechtsgebied waar het merk is geregistreerd en niet als poging om de toepassing van de UDRP te ontlopen (zie Formlabs Inc. v. Eduard de Boer, Wezacon, WIPO Case No. D2018-1526, <formlabs.biz>, <formlabs.info>, <formlabs.net> en <formlabs.org>; Bialetti Industrie S.p.A. v. Onno Brantjes, Stichting Taxaceae, WIPO Case No. D2016-1450, <bialetti.coffee>, <bialetti.cooking> and <bialetti.kitchen>; Aukro Ukraine LLC v. PrivacyYes.com, Igor Spodin, WIPO Case No. D2013-1568, <vcene.com>; Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, WIPO Case No. D2000-0847, <madonna.com>; Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L., WIPO Case No. D2008-1379, <cavinton.com> et al.; British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access, WIPO Case No. D2009-0817, <skytravel.com>).

In de huidige zaak heeft de Verweerder zijn aanvraag voor een Benelux-merk STEG LATRO ingediend op 17 april 2018. Dat is geruime tijd nadat de Klager over het EU-merk STEGLATRO beschikte en nadat de Klager had laten weten zich te verzetten tegen het gebruik dat de Verweerder beweerde te willen maken van dit teken. Bovendien was op die datum reeds bekend dat de Klager een Europese productregistratie had verkregen voor het geneesmiddel dat de Klager onder de benaming STEGLATRO commercialiseert. Daarnaast wijzen de omstandigheden erop dat de Verweerder op de datum van registratie van de Domeinnaam een Duits woordmerk heeft aangevraagd voor de benaming STEG LATRO in dezelfde klasse als het EU merk van de Klager voor de benaming STEGLATRO. Acht dagen nadien nam de Verweerder contact op met de merkengemachtigde van de Klager om te vragen of de Klager problemen had met het beweerdelijk geplande gebruik door de Verweerder van de benaming “steglatro” (zonder spatie). (Van enige voorbereidingen om de Domeinnaam effectief te gebruiken lijkt overigens geen sprake.) In deze omstandigheden is het Panel van oordeel dat de merkaanvragen door de Verweerder werden gedaan in een poging om de toepassing van de UDRP te omzeilen, terwijl de Verweerder op de hoogte was van de merkenrechten waarover de Klager beschikt.

De bewering dat de Verweerder autonoom op de benaming “steg latro” of “steglatro” zou zijn gekomen is erg onwaarschijnlijk, gezien de omstandigheden en de bijna onmiddellijke contactname van de Verweerder met de merkengemachtigde van de Klager. Het Panel constateert dat de benaming “steg” weinig courant is in het Nederlands en bovendien laat de Verweerder na aan te tonen dat “Latro” verwijst naar een “bekende geestelijke”. Daarnaast blijft onduidelijk hoe deze combinatie gerelateerd zou zijn aan de Verweerder of diens werkzaamheden.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

De Klager moet voldoende aannemelijk maken dat de betwiste Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt is (zie onder meer Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, WIPO Case No. D2006-1052).

Paragraaf 4(b) van de UDRP bevat een niet-limitatieve lijst van factoren, die kwade trouw kunnen aantonen. Tot deze lijst behoren omstandigheden die erop wijzen dat de Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of verworven met als voornaamste doel de Domeinnaam te verkopen, te verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de Klager, die houder is van een merk of aan een concurrent tegen betaling van een prijs die de kosten verbonden aan de registratie van de Domeinnaam duidelijk overschrijdt. Voorzover er sprake is van een patroon, is eveneens te kwader trouw: de registratie van een domeinnaam met als doel de houder van een merk te verhinderen om te beschikken over een overeenstemmende domeinnaam (paragraaf 4(b)(ii)). Ook de registratie van een domeinnaam met als voornaamste doel de activiteiten van een concurrent te verstoren, behoort tot deze niet-limitatieve lijst.

Het feit dat de Verweerder kennis had van de Klager en/of zijn merken ten tijde van de registratie van de Domeinnaam kan onder omstandigheden zijn kwade trouw aantonen (zie Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, WIPO Case No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, WIPO Case No. D2001-1070). In de huidige zaak is het Panel van oordeel dat de Verweerder kennis moet hebben gehad van de rechten van de Klager in het STEGLATRO merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. De Domeinnaam is identiek aan dit merk en het is erg onwaarschijnlijk dat de Verweerder autonoom op deze fantasienaam zou zijn gekomen in de periode dat de Klager met deze merknaam op de markt kwam.

Het Panel stelt ook vast dat de Verweerder verschillende domeinnamen met de benaming “steglatro” heeft geregistreerd en de merkengemachtigde kort nadien hiervan op de hoogte heeft gesteld. Er is met andere woorden sprake van een patroon dat erin bestaat de Klager, als houder van het STEGLATRO merk, te verhinderen om te beschikken over een overeenstemmende domeinnaam. Ook ten aanzien van derden heeft de Verweerder domeinnamen geregistreerd die verwarrend gelijkend waren aan hun merknaam.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw in de zin van paragraaf 4(b)(ii) van de UDRP.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de domeinnaam <steglatro.org> wordt overgedragen aan de Klager.

Flip Jan Claude Petillion
Administratief Panel
Datum: 5 november 2018