Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco Jos Gmez Sagastume

Caso No. DES2006-0044

1. Las Partes

La demandante es Huawei Technologies Co. Ltd. con domicilio en Bantian, China representada por Elzaburu, Espaa, (en adelante, la “Demandante”).

El demandado es Francisco Jos Gmez Sagastume, con domicilio en Madrid, Espaa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <huawei.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. d.b.a. NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 29dediciembrede2006. El 29dediciembrede2006 el Centro envi a NICLINE.COM, por medio de correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el Nombre de Dominio. El 8deenerode2007 NICLINE.COM envi al Centro, por va de correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin.

El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolucin extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (“.ES”) (en adelante, el”Reglamento”).

De conformidad con los artculos7a) y 15a) del Reglamento, el 17deenerode2007 el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 6defebrerode2007. El escrito de contestacin a la Demanda (en adelante, la “Contestacin a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 6defebrerode2007.

El Centro nombr a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 27defebrerode2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una empresa china principalmente dedicada al diseo, fabricacin y distribucin de productos y servicios tecnolgicos vinculados al mbito de las comunicaciones. Desde su fundacin en 1998, la Demandante se ha especializado en el desarrollo y venta de equipos de comunicacin as como en proveer soluciones de redes a medida para equipos de telecomunicaciones. En la actualidad la Demandante distribuye sus productos y servicios en ms de 100 pases, contando como clientes con 28 de los 50 operadores de telecomunicaciones ms importantes del mundo.

Para el desarrollo de sus actividades comerciales la Demandante ha venido utilizando internacionalmente la denominacin Huawei, la cual ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones. En el caso de Espaa, la Demandante es titular de los siguientes registros de marcas:

- Marca nacional HUAWEI (denominativa con grfico) n 2672567, registrada con efectos desde el 4 de octubre de 2005 en la clase 9 del Nomencltor Internacional;

- Marca internacional HUAWEI (denominativa) n 748648, registrada con efectos desde el 4 de diciembre de 2000 en la clase 9 del Nomencltor Internacional;

- Marca internacional HUAWEI (denominativa) n 808025, registrada con efectos desde el 4 de agosto de 2003 en la clase 9 del Nomencltor Internacional.

La Demandante cuenta asimismo con presencia en Internet desde 2000, por medio de su sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio <huawei.com>, desde el cual puede accederse a informacin sobre los productos, servicios y otras informaciones relativas a la Demandante y su grupo de empresas.

El Demandado y el Nombre de Dominio

El Demandado es un ciudadano espaol sin conexin alguna con la Demandante, sin haber aportado informacin adicional alguna sobre sus actividades profesionales.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10denoviembrede2005, sin que haya estado en momento alguno vinculado a un sitio web activo.

De acuerdo con lo indicado en el Escrito de Contestacin a la Demanda, el Demandado registr el Nombre de Dominio inspirndose en un mueco chino que, junto con otro, le regal una pareja de turistas chinos a la que haba ayudado despus de ser atracados en la Villa de Madrid. Aparentemente, el Demandado antes de despedir a la citada pareja, que regres a China despus de sus vacaciones en Espaa, les pidi que les pusieran nombre a los dos muecos que le haban regalado, los cuales fueron llamados “Huawei” y “Geely”.

De nuevo segn lo indicado por el Demandado, junto con los muecos la pareja china le entreg informacin turstica y prctica para poder viajar a China. Dicha informacin ha sido aparentemente de gran utilidad para amigos del Demandado que, a diferencia de l, han tenido la oportunidad de viajar al citado pas. Teniendo en cuenta la utilidad de la citada informacin, el Demandado decidi registrar el Nombre de Dominio, en honor al nombre de uno de los muecos que le regal la pareja de ciudadanos chinos que socorri, para ofrecer gratuitamente la informacin a todos los usuarios la informacin sobre China que haba recibido.

La Demandante remiti el 21dejuniode2006 un requerimiento al Demandado notificndole la infraccin de sus derechos que el registro y tenencia del Nombre de Dominio e instndole a la transferencia del mismo. El Demandado contest a dicho requerimiento indicando su voluntad de mantener la titularidad del Nombre de Dominio dado que el mismo formaba parte de un proyecto personal sin nimo de lucro ni contenido comercial.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es una empresa china especializada en el diseo y distribucin de productos y servicios tecnolgicos vinculados a los mercados de las telecomunicaciones y que, para el desarrollo de las citadas actividades, ha venido utilizando a nivel internacional la denominacin HUAWEI, que ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones entre las que se encuentra Espaa;

- Que, como consecuencia de la expansin internacional de las actividades de la Demandante, la marca HUAWEI ha conseguido una significativa notoriedad en el mbito de las tecnologas de la informacin, de modo que la citada denominacin se asocia inmediatamente con la Demandante;

- Que, teniendo en cuenta la identidad entre el Nombre de Dominio y la marca HUAWEI de la Demandante –adems de la inmediata vinculacin que existe entre dicha marca y la Demandante- existe un elevadsimo riesgo de confusin entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante;

- Que el Demandado no es titular ni licenciatario de registro alguno de la denominacin “Huawei” ni tampoco existen indicios de que el Demandado sea conocido por tal denominacin en el trfico jurdico econmico. De hecho la Demandante considera que no es factible sostener que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado no fuera plenamente consciente que el mismo corresponde a las marcas de las que la Demandante es titular;

- Que es dudoso que el Demandado quiera vincular el Nombre de Dominio a un proyecto genuinamente no comercial especialmente teniendo en cuenta el hecho que, a pesar de haber registrado el Nombre de Dominio en octubre o noviembre (ver pgina 3) de 2005, todava no se ha vinculado a sitio web alguno;

- Que el Demandado registr el Nombre de Dominio de mala fe puesto que es imposible pensar que no fuera consciente de la existencia de las marcas HUAWEI de las que la Demandante es titular. Esta impresin se vera reforzada por el hecho de que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio <geely.es> (registrado el 10 de noviembre de 2005), denominacin que se corresponde con la principal marca de un fabricante chino de vehculos de inminente llegada al mercado espaol. Teniendo en cuenta este hecho, la Demandante sostiene que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado se enmarca dentro de un comportamiento dirigido a registrar nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de compaas chinas de enorme potencial; y

- Que el Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio dado que desde su registro se encuentra desconectado, conducta que, sumada a las dems circunstancias vinculadas a este caso, denota una voluntad de mala fe;

- Que, teniendo en cuenta los elementos indicados, el Nombre de Dominio debera ser transferido a su favor.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestacin a la Demanda:

- Que no considera que exista un riesgo de confusin entre el Nombre de Dominio y los productos de la Demandante, dada su escasa penetracin en el mercado espaol;

- Que tuvo conocimiento del trmino “Huawei” hace dos aos aproximadamente al auxiliar a una pareja de turistas chinos que fueron atracados en Madrid. Segn el Demandado, ste, avergonzado por el lugar en que dicho incidente dejaba a los espaoles, se ofreci a ser el anfitrin de los mencionados turistas hasta el da siguiente al incidente, que regresaron a su pas. Antes de volver a China los turistas socorridos le regalaron al Demandado dos muecos chinos para los que pidi que les dieran un nombre, de modo que a uno le llamaron “Huawei” y al otro “Geely”. Junto con los mencionados muecos el Demandado recibi una serie de informaciones sobre dnde ir y qu hacer en China si un da el Demandado se decida a ir y los nuevos amigos chinos del Demandado no le podan atender. El Demandado decidi publicar dicha informacin en Internet, dado que la misma ha resultado ser de una gran utilidad para otros amigos suyos que han viajado a China. Para este propsito procedi al registro del Nombre de Dominio, en recuerdo de los turistas chinos que le facilitaron tan til informacin;

- Que, en efecto, tambin es titular del nombre de dominio <geely.es> porque “Geely” es la pareja de “Huawei”, los dos personajes que sern el hilo conductor de la informacin que se facilitar en el sitio web vinculado al Nombre de Dominio, siendo –de acuerdo con su proyecto todava no ejecutado- cada uno de ellos experto en un rea geogrfica de China;

- Que registr el Nombre de Dominio bajo el legtimo derecho otorgado por el Plan de Dominios .ES, aprobado por la Orden Ministerial n ITC/1542/2005, al entender, tras leer la citada Orden Ministerial, que si el Nombre de Dominio estaba libre el Demandado estaba plenamente autorizado a proceder a su registro. En este sentido, el Demandado indica que incluso se tom la molestia de comprobar que HUAWEI era una marca registrada, lo cual no consider un impedimento a dicho registro dado que, a pesar de la coincidencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, ste iba a vincularse a un proyecto no comercial. Igualmente el Demandado seala que la Demandante haba demostrado su desinters en registrar el Nombre de Dominio, al no haberlo hecho desde el momento en que registr las marcas HUAWEI en Espaa; y

- Que, atendiendo a todas las circunstancias apuntadas, debera desestimarse la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carcter idntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un trmino sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuacin se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Poltica respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho anlisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretacin de las circunstancias aplicables a este caso, se servir de la interpretacin dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicacin de la Poltica Uniforme de la ICANN para la resolucin de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboracin del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en el Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI N DES2006-0001; Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L., Caso OMPI N DES2006-0002; o en Ferrero S.p.A., Ferrero Ibrica, S.A. v. Maxtersolutions C.B. el Caso OMPI N DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idntico o confusamente similar con una denominacin sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyndose dentro de la definicin de dicho concepto establecida por el artculo 2 del Reglamento las marcas con efectos en Espaa.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca espaola y dos marcas internacionales con efectos en Espaa exclusivamente basadas en la denominacin “Huawei”, las cuales deben considerarse, a efectos del Reglamento, idnticas al Nombre de Dominio.

En este sentido, la inclusin del sufijo “.es” no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuracin tcnica actual del sistema de nombres de dominio. As lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI N D2000-0812; , A & F Trademark, Inc. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night,Inc., Caso OMPI N D2003-0172; o Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragn v. Oscar Espinosa Comn, en el Caso OMPI N D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legtimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningn derecho o inters legtimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –de carcter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio en cuestin y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legtima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepcin de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizacin en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, an cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de forma equvoca o de empaar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un inters legtimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio se corresponde al nombre de un mueco que le haban regalado unos turistas chinos en Madrid y que prev vincularlo a un futuro sitio web con informacin para aquellos viajeros que se sientan atrados por China.

En relacin con dichas alegaciones, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Segn la opinin del Experto, una descripcin como la indicada por el Demandado respecto al origen y futuro uso del Nombre de Dominio –con las inconsistencias que, en opinin del Experto, arroja- constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o inters genuinamente legtimo. As se ha considerado en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, las decisiones en Club Atltico Boca Juniors Asociacin Civil v. Gabriel Carlos Cuevas, Caso OMPI NDES2006-0020 o en Blizzard Entertainment, Inc. c. Vctor Castro, Caso OMPI N DES2006-0036) o la UDRP (ver, por ejemplo, las decisiones en Helen Fielding c. Anthony Corbet a.k.a. Anthony Corbett, Caso OMPI ND2000-1000; (1) Galatasaray Spor Kulubu Dernegi (2) Galatasaray Pazarlama A.S. (3) Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S., Caso OMPI ND2002-0726; o Curtis Jackson v. Whoisguard, Caso OMPI ND2006-0070).

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, la falta de aportacin por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecucin del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o inters legtimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en Petrleo Brasileiro, S/A. – Petrobras c. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI NDES2006-0022; Transacciones Internet de Comercio Electrnico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc., Caso OMPI N DES2006-0026; y Umdasch AG y sterreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires, Caso OMPI NDES2006-0034).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .ES. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificacin normativa de registro de nombres de dominio .ES, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedi al registro del mismo en el periodo habilitado para ello. La aceptacin de este argumento llevara al absurdo de considerar legtimo el registro de cualquier nombre de dominio idntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos especficamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al pblico. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningn podra considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestin.

Por ltimo, el Experto considera que deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

- Difcilmente podra considerarse que el Demandado ha hecho un uso legtimo u ostenta un inters legtimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequvoco a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infraccin de los derechos de la Demandante. Esta conclusin se ve reforzada cuando, al revisar el Escrito de Contestacin a la Demanda, se puede comprobar que el Demandado, al referirse a los eventuales derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio, reconoce que ste se corresponda plenamente a las marcas titularidad de la Demandante (en referencia a la Demandante).

- Dado el carcter inequvocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ningn momento ha sido conocido bajo la denominacin “Huawei”, cuyo uso por su parte tampoco haba sido autorizado por parte de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisin, el Demandado no ostenta derecho o inters legtimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difcil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. Esta percepcin se ve reforzada por el hecho que el Demandado es titular igualmente del nombre de dominio <geely.es>, el cual es idntico a la marca de otra empresa china que, al igual que la Demandante, se encuentra en plena fase de expansin internacional. Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandado de su conocimiento de las marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio y a la debilidad, en opinin del Experto, de los argumentos presentados por el Demandado en el marco del presente procedimiento, conducen, tal y como se ha indicado con anterioridad, al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe sealar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infraccin de los derechos de aqulla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con el artculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <huawei.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto nico

Fecha: 15 de marzo de 2007