WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Vereinigung der Mund- und Fussmalenden Künstler in aller Welt e.V. (eingetragener Verein), VDMFK v. HilCom Informatik Anstalt

Verfahren Nr. DLI2021-0001

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist die Vereinigung der Mund- und Fussmalenden Künstler in aller Welt e.V. (eingetragener Verein), VDMFK, Liechtenstein, vertreten durch Gasser Partner Rechtsanwälte, Liechtenstein.

Die Gesuchsgegnerin ist HilCom Informatik Anstalt, Liechtenstein.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <vdmfk.li> (nachfolgend der „Domain-Name”).

Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Der Registrar ist NetZone AG.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 26. April 2021 per E-Mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domain-Namen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.

Am 27. April 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 4. Mai 2021 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 24. Mai 2021.

Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 25. Mai 2021 mit, dass die Gesuchsgegnerin weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 25. Mai 2021.

Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 1. Juni 2021 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist die Vereinigung der Mund- und Fussmalenden Künstler in aller Welt (eingetragener Verein), VDMFK.

Die Gesuchstellerin tritt auch unter dem Akronym VDMFK auf und benutzt die Domain-Namen <vdmfk.com> und <vdmfk.ch>.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der liechtensteinischen Wort-/Bildmarke Nr. 3723 VEREINIGUNG DER MUND- UND FUSSMALENDEN KÜNSTLER E.V., die am 22. Februar 1973 hinterlegt wurde und in den Klassen 16, 35 und 42 eingetragen ist.

Der Domain-Name wurde am 25. Mai 1998 registriert.

Die Gesuchsgegnerin hat früher IT-Dienstleistungen für die Gesuchstellerin erbracht.

Die Gesuchsgegnerin wurde am 1. Juni 2017 aus dem liechtensteinischen Handelsregister gelöscht.

Der Domain-Name wird zurzeit nicht genutzt und die Website ist inaktiv.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:

Nachdem die Gesuchstellerin mehrere Jahre IT-Dienstleistungen von der Gesuchsgegnerin bezogen hatte, habe sie das diesbezügliche Vertragsverhältnis per 23. März 2021 beendet.

Obwohl der Domain-Name ursprünglich auf den Namen der Gesuchstellerin registriert worden war, habe die Gesuchstellerin im Zusammenhang mit der Beendigung dieses Vertragsverhältnisses festgestellt, dass nicht sie die Halterin des Domain-Namens ist, sondern die Gesuchsgegnerin.

Trotz mehrmaliger Aufforderungen habe die Gesuchsgegnerin die für eine Übertragung des Domain-Namens erforderlichen Informationen nicht herausgegeben. Erschwerend komme hinzu, dass die Gesuchsgegnerin verschwiegen habe, dass sie bereits am 1. Juni 2017 aus dem Handelsregister gelöscht worden war.

Die Gesuchstellerin macht eine Verletzung des Markenschutzgesetzes, des Lauterkeitsrechts, des Firmenrechts und ihres Persönlichkeitsrechts geltend.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin, die seit dem 1. Juni 2017 ohnehin nicht mehr existiert, hat keine Erwiderung eingereicht.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch anhand der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstücke unter Beachtung des Verfahrensreglements zu entscheiden.

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Zuteilung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller bei Streitigkeiten um einen Domain-Namen unter der country code Top-Level Domain «.li» nach liechtensteinischem Recht zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.

A. Bestand von Kennzeichenrechten

Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der liechtensteinischen Wort-/Bildmarke Nr. 3723 VEREINIGUNG DER MUND- UND FUSSMALENDEN KÜNSTLER E.V. ist.

Aufgrund des Gebrauchs des Zeichens «VDMFK» im Geschäftsverkehr kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d des liechtensteinischen UWG).

Zudem ist das Zeichen «VDMFK» Bestandteil der eingetragenen Firma der Gesuchstellerin (Art. 1016 PGR).

Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Kennzeichenrechten dargetan.

B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten

Markenrecht

Der Inhaber einer Marke verfügt über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Der Markeninhaber kann insbesondere anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das seiner Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Artikel 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. Artikel 3 Abs. 1 lit c des Liechtensteinischen Markenschutzgesetzes).

Zwischen der Marke VEREINIGUNG DER MUND- UND FUSSMALENDEN KÜNSTLER E.V. (und Bildbestandteil) einerseits und dem Akronym «VDMFK» andererseits besteht jedoch nach der Meinung des Experten keine Zeichenähnlichkeit und folglich auch keine Verwechslungsgefahr.

Es liegt somit keine klare Verletzung der Marke der Gesuchstellerin vor.

Unlauterer Wettbewerb

Gemäss Artikel 3 Abs. 1 lit. d des Liechtensteinischen UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung gewährleistet den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz. Auch Domainnamen unterstehen dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts.

Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie das Zeichen «VDMFK» im Geschäftsverkehr unter anderem als Bestandteil der Domain-Namen <vdmfk.com> und <vdmfk.ch> benutzt.

Die Registrierung des streitigen Domain-Namens, der dem Akronym der Gesuchstellerin entspricht, schafft eine klare Verwechslungsgefahr. Dadurch dass die Gesuchsgegnerin diesen Domain-Namen ohne Wissen der Gesuchstellerin auf sich selbst übertragen hat, hat sie zudem in treuwidriger Weise das damals bestehende IT-Vertragsverhältnis missbraucht und eine unlautere Behinderung der Kennzeicheninhaberin bewirkt. Es liegt somit eine klare Verletzung von Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG vor. Die Gesuchstellerin hat jedenfalls keine Rechte oder berechtigten Interessen, da das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien in März 2021 endete.

Die Registrierung des strittigen Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin verstösst somit gegen Artikel 2 und Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG. Angesichts der klaren Verletzung des liechtensteinischen UWG muss nicht weiter untersucht werden, ob auch das Namensrecht oder der Firmenschutz der Gesuchstellerin beeinträchtigt sind.

Die Gesuchsgegnerin hat keine Verteidigungsgründe vorgetragen.

Da die Gesuchsgegnerin inzwischen aus dem Handelsregister gelöscht wurde und somit nicht mehr existiert, kann sie auch kein schutzwürdiges Interesse am Domain-Namen mehr haben. Die Übertragung des Domain-Namens ist somit gerechtfertigt.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <vdmfk.li> an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.

Andrea Mondini
Experte
Datum: 2. Juni 2021