WIPO-UDRP Decision D2000-0540

Case numberD2000-0540
ComplainantGestevision Telecinco, SA
RespondentTrazos Infografia, S.L.
PanelistMillé, Antonio
Affected Domains 50por15.com
50x15.com
StatusClosed
DecisionTransfer
Date of Decision25.07.2000

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISION DE PANEL ADMINISTRATIVO

GESTEVISION TELECINCO, S.A. v. TRAZOS INFOGRAFIA, S.L.

Caso No. D2000-0540

1. Las Partes

El Demandante es GESTEVISION TELECINCO, S.A., empresa con domicilio en Carretera de Irn Km. 11,700, 28049 Madrid, España (en adelante el "Demandante").

El Demandado es TRAZOS INFOGRAFIA, S.L., con domicilio en Plaza de España 12, 1, 28008, Madrid, España (en adelante el "Demandado").

2. Nombre de dominio y Registrador

Los nombres de dominio en disputa son <50x15.com> y <50por15.com>. El registrador es Network Solutions, Inc. (en adelante el "Registrador") de Herndon, Virginia, USA.

3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (en adelante el "Centro") recibi la Demanda de GESTEVISION TELECINCO, S.A. el 1 de Junio de 2000 por correo electrnico y en copia firmada en papel el 2 de Junio de 2000.

El Demandante realiz el pago de los aranceles requeridos.

El Centro envi al Registrador un requerimiento de verificacin de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 6 de Junio de 2000 confirmando que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que los nombres de dominio estn en estado "activo".

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Poltica") y del Reglamento de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas"), aprobados por la ICANN el da 4 de Octubre de 1999, as como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el Centro envi al Demandado una notificacin de acuerdo al artculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda, el 9 de Junio de 2000.

El Demandado contest la Demanda por correo electrnico el 27 de Junio de 2000, y por copia firmada el 30 de Junio de 2000, y el Centro envi un acuse de recibo ese mismo da.

El 10 de Julio de 2000, luego de recibir de su parte una Manifestacin de Aceptacin y Declaracin de Imparcialidad e Independencia, el Centro design al Sr. Antonio Mill como miembro nico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista").

En la misma fecha, el Centro notific a las partes de esa designacin.

El 18 de Julio de 2000, el Panelista recibi va courier una copia completa de la Demanda, la Contestacin de Demanda, y de los correspondientes anexos.

4. Idioma del procedimiento

El Demandante pidi en el punto IV. 9. de la Demanda que el presente procedimiento se tramitara en el idioma español, por ser tanto el Demandante como el Demandado sociedades mercantiles de nacionalidad española y tener ambas su domicilio en territorio de España. Conforme el prrafo 11 del Reglamento, habiendo guardado silencio el Demandado sobre tal peticin y redactado la Contestacin de Demanda en idioma español, el Panelista decidi aprobar la peticin y dictar la presente decisin en el idioma mencionado.

5. Hechos

Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:

a) 50POR15:

El Demandante agreg copias probando el registro de esta marca en las clases 38 y 41, obtenido el 20 de octubre de 1999 de la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Demandado reconoci tales registros.

b) 50X15:

El Demandante agreg copias probando haber solicitado el registro de esta marca de Comercio en las clases 9, 28, 38 y 41 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 18 de febrero de 2000. El Demandado reconoci tales solicitudes.

El Demandante afirm ser el productor y titular de la propiedad intelectual sobre el programa de televisin denominado indistintamente 50POR15 o 50X15, aportando un videograma que prueba que el canal español de televisin TELE5 emite un programa as titulado. El Demandado no neg este hecho.

El Demandante aleg que 50POR15 o 50X15 es un concurso televisivo donde la cifra "50" de su ttulo alude a los 50 millones de pesetas que pueden obtener los ganadores y la cifra "15" refiere al nmero mximo de preguntas que puede contestar un concursante. El "Anexo D" a la Demanda muestra las reglas de concurso, que coinciden con lo expuesto. El Demandado reconoci este hecho.

El Demandante afirma que el programa 50POR15 o 50X15 se comenz a emitir el 17 de abril de 1999 y que en la actualidad se emite todos los das de la semana, menos el domingo. De acuerdo al Demandante, la audiencia del programa en cuestin lleg a un mximo de 3.311.000 espectadores, con un promedio de 2.419.000 espectadores. El Demandado no neg estos hechos.

De acuerdo al informe del Registrador, el Demandado registr el nombre de dominio <50x15.com> el 27 de enero de 2000. No se agregaron informes ni pruebas respecto del registro del nombre de dominio <50por15.com>, pero entrando a "Whois" el Panelista determin que ese nombre de dominio haba sido registrado simultneamente y en las mismas condiciones que el anteriormente aludido.

El Panelista verific que a la fecha de dictarse la decisin el uso de los nombres de dominio en disputa como direccin de Internet no produce acceso a ningn sitio Web activo. Puede suponerse que el Demandado "reserv" esos nombres sin usarlos. Las partes no aluden a esas circunstancias ni acompañan prueba til a su respecto.

El Demandante afirma no tener ni haber tenido vnculo legal alguno con el Demandado que permita a ste usar sus marcas o ttulos de programa. El Demandado no neg este hecho.

El Demandante afirma que el Demandado no utiliza los dominios <50por15.com> y <50x15.com> en forma que justifique su registro ni desarrolla actividad comercial que tenga relacin con las cifras "50" y "15". El Demandado refuta ese hecho y dice que se propone usar el nombre de dominio para identificar un curso de enseñanza cuya peculiaridad es que permitir al alumno recibir 50 horas de clase por el precio de 15 horas. Se agrega a la Demanda copia de un boceto de aviso para un curso sobre diseño grfico que refleja tales circunstancias. El boceto anuncia un curso a comenzar 16 meses ms tarde que la fecha de la Contestacin de Demanda.

El Demandante dice haber notificado al Demandado la controversia telefnicamente y por notificacin escrita fehaciente, sin haber obtenido respuesta. El Demandado reconoce los contactos pero niega la falta de respuesta, declarando haber explicado a los representantes del Demandante su "deseo de utilizar el dominio registrado para publicitar un curso de enseñanza ..".

El Demandante afirma que el contacto indicado al Registrador por el Demandado, Sr. Javier Viñambres constituy el 14 de octubre de 1999 en Madrid una sociedad mercantil con la denominacin "Concursazo S.A." y objeto social para "la creacin, diseño e implantacin de pginas web". El Demandado reconoce el hecho pero destaca que la sociedad aludida y la Demandada son personas jurdicas independientes.

5. Argumentos de las partes.

5.1 Argumentos del Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) Los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com> son idnticos a las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15, causando confusin a los usuarios.

b) El Demandado no tiene ningn derecho exclusivo ni de cualquier otro tipo sobre dichos nombres de dominio.

c) Los nombres de dominio en conflicto se registraron y usan de mala fe, intentando el Demandado beneficiarse del "grado de conocimiento de la denominacin" para atraer usuarios a otra pgina Web.

d) Registrar como nombre de dominio una denominacin notoria amparada por marca constituye un uso de mala fe, en abono de lo que cita la Resolucin dictada en el Caso N D2000-0018.

e) Al conflicto deben aplicarse las leyes de Marcas y de Propiedad Intelectual (o sea, de Derechos de Autor) de España, invocando que la primera de ellas reconoce al titular marcario un derecho exclusivo sobre la marca comercial que se extiende a cualquier modalidad de uso de la denominacin que constituye la marca. En cuanto a la ley "de Propiedad Intelectual" protege los derechos exclusivos de los autores sobre sus obras, incluyendo los ttulos, derechos que la ley presume cedidos al productor de la obra audiovisual.

5.2 Argumentos del Demandado.

En apoyo de la Contestacin de Demanda, el Demandado arguye que:

a) Los nombres de dominio en cuestin, aunque idnticos a las Marcas de Comercio del Demandante no pueden crear confusin a los consumidores, dado que no identifican producto o servicio similar o en competencia.

b) La titularidad de una Marca de Comercio, notoria o no, no autoriza automticamente al uso de la misma como nombre de dominio.

c) El Demandante observ una conducta negligente al no registrar con anticipacin los nombres de dominio coincidentes con sus marcas.

d) No existe en el caso mala fe por cuanto nunca solicit al Demandante suma o contraprestacin alguna a cambio de la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

e) Que el hecho de que el contacto con el Registrador pertenezca a una firma llamada "Concursazo S.A." no tiene relacin ni influencia sobre el presente Caso.

f) Que los nombres de dominio no han sido registrados o adquiridos con el fin de vender, alquilar o ceder su registro al Demandante, o a un competidor del Demandante por un valor superior a los costos diversos del Demandado.

g) Que el Demandado y el Demandante no compiten entre s, por lo que la conducta del Demandado no se dirige a perturbar la actividad comercial de ste ltimo ni atraer a los usuario de Internet creando confusin con las marcas comerciales del Demandante o empañando el buen nombre de las mismas con nimo de lucro.

6. Anlisis y Conclusiones

La Poltica establece en el artculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuacin la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

"4.a.(i) Identidad o similaridad que cause confusin"

Siendo la extensin ".com" un atributo del gTDL, comn a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, no puede discutirse que las Marcas de Comercio 50 POR 15 y 50 X 15 son idnticas a los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com>. En consecuencia, el requisito del pargrafo a.(i) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

"4.a.(ii) Ausencia de derechos o inters legtimo del Demandado en el nombre de dominio"

Las expresiones "50por15", "50 POR 15", "50x15" y "50 X 15" no forman parte del nombre del Demandado ni de la denominacin de alguna de sus empresas o negocios, tampoco constituyen el ttulo de una obra de su autora o produccin. La eventual existencia de un proyecto de curso a operar en algn futuro bajo tal denominacin, no puede considerarse fuente de derechos o base para un inters legtimo en el uso de dichas expresiones como nombre de dominio.

El Demandado no demostr la existencia de las circunstancias aludidas en los pargrafos "i." a "iii." del artculo 4.c. de la Poltica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o inters al uso de los nombres de dominio a los fines del pargrafo 4(a)(ii) de la Poltica.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene inters legtimo en el uso de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com >. En consecuencia, el requisito del pargrafo a.(ii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

"4.a.(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"

Dado que el pargrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mrito de que:

a) El registro de los nombres de dominio en disputa fue practicado por el Demandado varios meses despus del comienzo de las emisiones del concurso televisivo y del registro y solicitud de registro de las Marcas Comerciales 50 POR 15 y 50 X 15. La rareza de esa combinacin entre cifras obliga a considerar que a la fecha del registro de los nombres de dominio el Demandado se propuso usar una denominacin de fantasa, imaginada e impuesta a la memoria y gusto del mercado español por otra persona.

b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma ste no puede ser registrado ni usado por otra persona.

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, debern revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro pargrafos del artculo 4.(b) de la Poltica:

Sobre 4.(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con "el propsito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro del nombre de dominio."

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio con el propsito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor". El hecho de que el contacto con el Registrador forme parte de una empresa con una denominacin que podra sugerir el propsito de organizar concursos, no se considera por el Panelista como una evidencia de real competencia en el ramo de comercio del entretenimiento o los medios.

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URLs de algn sitio activo en la Web (fuera uno alojando el curso aludido en la Contestacin de Demanda o cualquier otro) estara realizando una "tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propsito de lucro comercial". En tal supuesto, los usuarios de Internet se veran llevados a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en lnea "provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por ste".

La defensa del Demandado descartando la posibilidad de confusin en razn de la diferencia entre el concurso distinguido por las Marcas de Comercio del Demandante y el curso que supuestamente prestara en el futuro en lnea el Demandado no tiene eficacia, ya que de existir un servicio activo en una URL con texto idntico a las Marcas de Comercio en cuestin, los usuarios de Internet tendran motivos para pensar que el uso de la denominacin como nombre de dominio implica alguna clase de participacin del Demandante en el servicio ofrecido bajo el mismo.

Luego de haber examinado las circunstancias constitutivas de mala fe indicadas en el pargrafo (b) del artculo 4. de la Poltica, hallando que por lo menos una de ellas se verifica en el Caso, el Panelista debe entrar a revisar si se dan o no en el Caso las circunstancias excusatorias incluidas en la lista no exhaustiva del pargrafo (c) del mismo artculo:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que "antes de cualquier noticia sobre el conflicto" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio "en conexin con una oferta de buena fe de bienes o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegacin ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido por los nombres de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegacin o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o est haciendo algn "uso no comercial legtimo o leal del nombre de dominio".

Para terminar el punto, el Panelista hace constar que tuvo en cuenta que la evidencia producida en el Caso acredita el hecho -reconocido expresamente por el Demandado- de que tanto "50 POR 15" como "50 X 15" son ttulos de programas de televisin (y por tanto tambin de sus libretos o argumentos) protegidos por el Derecho de Autor en tanto partes integrales e inescindibles de obras artsticas y literarias. El uso deliberado del ttulo de la obra ajena, que el Demandado no alega desconocer -y que por su difusin en el mbito geogrfico en el que acta no hubiera podido ignorar- es un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia ms de conducta de mala fe en el caso.

En razn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusin de que el Demandado registr y us los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > con mala fe. En consecuencia, el requisito del Pargrafo a.(iii) del artculo 4. de la Poltica se cumple en el Caso.

7. Derecho nacional no considerado

El Panelista no entrar al anlisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genrico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningn derecho positivo nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroboraran en el Caso la decisin que se adopta sobre las solas bases de la Poltica, aplicables en razn de expresas disposiciones del contrato cerrado entre el Demandado y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa.

8. Decisin

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idnticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o inters legtimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registr y usa los nombres de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artculo 4. pargrafo (i) de la Poltica, el Panel requiere que el registro de los nombres de dominio <50por15.com> y <50x15.com > se transfiera al Demandante.

Antonio Mill
Panelista Presidente

Fechado: 25 de julio de 2000