Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

1.1. Demandante: Bodegas Vega Sicilia, S.A., con domicilio social en Finca Vega Sicilia, Carretera Nacional 122, Km 323, 47359 Valbuena de Duero (España), representada por D. Antonio Creus y D. Albert Agustinoy, Cuatrecasas Abogados, con domicilio en Calle Velzquez, 63, 28001 Madrid (España), Tel. 00 34 91 524 71 43, Fax 00 34 91 524 71 62, E mail: antonio_creus@ cuatrecasas.com y albert_agustinoy@ cuatrecasas.com.

1.2. Demandado: D. Tom Stenberg, domiciliado en Calle Eurosol n 19, 10-A, Torremolinos, 29620 Mlaga (España), representado por D. Fernando Nñez, Nñez y Riscos Abogados, domiciliado en Avenida de Palma de Mallorca n 35 -1 1/2, Torremolinos 29620 Mlaga (España), Tel. 00 34 952 387 504, Fax: 00 34 952 372 926, Correo electrnico Fernando@ nrabogados.com..

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, "vegasicilia.com"

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Poltica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambin por ese Organismo para desarrollo de esa "Poltica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediacin y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el da 11 de Agosto de 2000.

3.2. Con fecha 3 de Octubre de 2000 la demanda fue notificada al demandado quien posteriormente en fecha 17 de Octubre remiti un correo electrnico al Centro de Arbitraje, solicitando la continuacin del procedimiento en español, as como una extensin del plazo. Con esta misma fecha el Centro contest a la representacin del demandado a las cuestiones planteadas.

3.3. Con fecha 18 de Octubre de 2000 el demandante remiti al Centro un correo electrnico solicitando que no se concediera la continuacin del procedimiento en español ni tampoco la extensin del plazo que haba sido solicitado por el demandado.

3.4. Con fecha 26 de Octubre de 2000 el Centro reciba la contestacin a la demanda, por parte del demandado, va correo electrnico para recibirla tambin, con fecha 27 de octubre, en formato papel.

3.5. Mediante notificacin de 24 de Noviembre de 2000 la Administradora del procedimiento trasladaba el expediente a D. Alberto de Elzaburu, designado como Panelista Unico en el mismo.

4.1. Ya se ha indicado precedentemente, en el iter procedimental, que el demandado haba solicitado expresamente la continuacin del procedimiento en español, peticin a la que el demandante se haba negado.

En el apartado 11 del Reglamento se señala que a menos que se acuerde por las partes o se especifique de otra forma en el acuerdo de registro, la lengua del procedimiento ser la lengua del acuerdo de registro, salvo que el Panel atendiendo a las circunstancias del caso pueda decidir en otro sentido.

En relacin con ello este Panel decide, atendiendo a la residencia en España de las dos partes y a las circunstancias generales del procedimiento, dictar la presente decisin en español.

5.1. Antes de entrar en el apartado de antecedentes de hecho este Panel desea esclarecer la cuestin planteada por el demandado en su escrito de contestacin respecto a la aplicabilidad de las normas contenidas en la Poltica Uniforme, al dominio "vegasicilia.com" por el hecho de que la fecha de registro del dominio sea anterior a la entrada en vigor de dicha normativa.

En el prrafo 158 del Informe Final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet de 30 de Abril de 1999, al pronunciarse sobre el "carcter obligatorio del procedimiento", se afirma:

En la respuesta de verificacin enviada al Center por el Registrador, NETWORK SOLUTIONS, INC., con fecha 24 de Septiembre de 2000, se establece claramente, en el punto 4, que el contrato de servicios 5.0 se encuentra en vigor para este dominio.

En el apartado n 8 de dicha modalidad de contrato se señala literalmente:

"DOMAIN NAME DISPUTE POLICY. If you reserved or registered a domain name through us, you agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and name a part of this Agreement by reference. The current version of the dispute policy may be found at our Web site:

http://www.networksolutions.com/legal/dispute-policy.html. Please take the time to familiarize yourself with that policy."

Si se accede a la citada direccin aparece la siguiente informacin:

A su vez, se accede a travs del vocablo subrayado "rules" a la informacin que figura a continuacin reproducida

Puede verificarse que desde el da 1 de enero 2000, se encuentra en pleno vigor la poltica de resolucin de disputas.

Es claro, por tanto, que no pueden existir dudas sobre la aplicabilidad de la Poltica Uniforme al supuesto que nos ocupa.

6.1. La firma demandante, Bodegas Vega Sicilia, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España as como en diversos pases del extranjero, todos ellos consistentes en la denominacin VEGA SICILIA. Todos los registros de marca que, de forma general, acaban de ser objeto de mencin se encuentran relacionados y acreditados en el anexo n 3 del escrito de demanda.

6.2. La denominacin VEGA SICILIA (tanto las marcas como la razn social), son indudablemente notorias en el sector vincola, notoriedad que afirma el demandante en su escrito de demanda y que reconoce el demandado en su escrito de contestacin. No en vano califica al vino procedente de dichas Bodegas como "el mejor vino del mundo".

6.3. El demandado es una persona fsica, D. Tom Stenberg, residente en Mlaga, España.

6.4. A los efectos de este procedimiento arbitral es tambin de tener en cuenta el hecho de que el dominio "vegasicilia.com" fue registrado el 12 de noviembre de 1997.

7.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que la marca VEGA SICILIA es objeto de gran notoriedad y consideracin en el mercado.

- que no existe duda alguna para decidir sobre la identidad entre el dominio controvertido, "vegasicilia.com" y las marcas registradas por el demandante, todas ellas para la denominacin VEGA SICILIA.

- que el demandado carece de inters legtimo para registrar el dominio, ya que no ostenta ningn derecho de marca ni relacin alguna con el titular y que, al no llevar a cabo actividades comerciales a travs del dominio controvertido, el objetivo del demandado es impedir el uso del citado dominio por parte de Bodegas Vega Sicilia, S.A.

- que la ausencia de uso del dominio controvertido por el demandado ratifica la anterior apreciacin de que su nico objetivo era impedir el registro del mismo por parte del titular de las marcas correspondientes, conclusin que se refuerza por el hecho de que ninguno de los otros dominios registrados por el demandado, correspondientes a marcas de terceros, han sido objeto de uso alguno.

- que el dominio fue registrado de mala fe, con la nica intencin de impedir al titular de la marca anterior registrar el dominio controvertido, circunstancia sobre la que no cabe duda al no tener el demandado inters legtimo ni relacin con la demandante ni derecho alguno de marca.

- que todos los especialistas del sector conocen sobradamente el vino procedente de las Bodegas Vega Sicilia, S.A., por lo que el demandado, que se declara experto en vinos y que adems es aparentemente propietario de la firma Tadiat, S.L. que desempeña sus actividades en el sector, era plenamente conocedor de la marca y del producto que distingue, por lo que su comportamiento es totalmente contrario a la buena fe.

- que la mala fe del demandado queda adems demostrada por la inclusin del disclaimer que ste ha introducido en su pgina web, dirigido a la demandante y que se reproduce en la demanda como anexo n 4.

- que el demandado contact con el demandante va telefnica solicitando participar en el accionariado de la compaña para poder venderles el dominio, por lo que resulta claro que la supuesta ausencia de intencin lucrativa alegada por el demandado es falsa.

- que la condicin exigida por el demandado para la transferencia del dominio al demandante supera el coste de registro y mantenimiento del dominio.

- que el demandado ha incluido contenidos que podran dañar la imagen corporativa de la demandante, consistentes en textos y fotografas que podran considerarse ofensivas para dicha imagen.

Como consecuencia de ello se solicita la transferencia del dominio controvertido a la firma demandante.

7.2. El demandado

El demandado, por su parte, establece en su escrito de contestacin lo siguiente:

- que el dominio controvertido no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder el mismo al demandante o a un competidor por un valor que supere los costes de registro y mantenimiento del dominio.

- que la razn de registrar el dominio controvertido es crear una pgina web en honor del que por el demandado se considera como el mejor vino del mundo, con el fin de dar a conocer opiniones personales respecto los vinos españoles.

- que la total ausencia de nimo de lucro queda demostrada por la inclusin en la pgina web identificada por el dominio controvertido del disclaimer reproducido, tanto como anexo n 4 del escrito de demanda como en el prrafo 30 del escrito de contestacin a la demanda.

- que el contenido de dicho disclaimer se ha malinterpretado porque en realidad lo que se le peda a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador, calificando como desafortunada la inclusin de la palabra "socio", por cuanto pudiera dar lugar, equivocadamente a un aparente deseo de participar en el capital social de la demandante.

- igualmente el demandado niega que haya habido contacto telefnico alguno entre ambas partes, señalando que al hacer dicha afirmacin el demandante pretende nicamente cubrir el requisito de procedimiento imputando al demandado una conducta directamente encuadrable en las previsiones de la "Poltica Uniforme".

- as mismo señala que en la contestacin a la demanda queda demostrado que:

* el registro de dominio se registr para poner en funcionamiento una pgina web dedicada a difundir los vinos y sus propias opiniones sobre estos.

* que dicha pgina lleva en funcionamiento casi 3 años.

* que no es usada para comerciar con vinos o actividades similares al amparo de la marca del demandante, ni para actuar en menoscabo de tales vinos, ni para obtener, en suma, ningn beneficio econmico.

* que en todo momento ha estado dispuesto a transferir la titularidad solo y exclusivamente a la demandante, y por un precio simblico, que no supera los costes de registro y mantenimiento.

* que su derecho al uso del dominio registrado como vehculo para difundir sus ideas y opiniones nace de la libertad de expresin.

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisin de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Poltica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente comn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Poltica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

8.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la poltica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusin, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o inters legtimo en relacin con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

Sin tener en cuenta, evidentemente, la partcula ".com" que identifica el nivel superior del dominio genrico, est fuera de toda duda que concurre una absoluta identidad entre el dominio controvertido "vegasicilia.com" y las numerosas marcas VEGA SICILIA de que es titular la firma demandante.

Queda, por tanto, cumplimentado el primer requisito exigido por el apartado 4 a) de la "Poltica Uniforme".

8.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legtimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La "Poltica Uniforme" señala en su prrafo 4 c) las circunstancias concretas que, debidamente probadas por el demandado, aunque se pruebe solo la concurrencia de una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legtimos en el dominio. Dichas circunstancias son:

que antes de cualquier noticia acerca de la disputa, haya usado o se hayan efectuado preparativos demostrables de ese uso en relacin con el dominio o con un nombre correspondiente al dominio, en conexin con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios.

que el titular del dominio haya sido comnmente conocido por tal nombre, incluso aunque no haya adquirido derechos de marca sobre l, o

que el titular del dominio est haciendo un uso no comercial legtimo del nombre de dominio, sin perseguir beneficio econmico o tratando de atraer a los consumidores con el fin de perjudicar la reputacin de la marca a la que se refiere el dominio.

Este panel considera que ninguna de estas circunstancias han sido debidamente probadas por el demandado, entendindose que:

8.2.2.1. No es posible equiparar la finalidad que el propio demandando reconoce haber perseguido con el registro del dominio controvertido, con un uso o con actos preparativos de ese uso, en relacin con una oferta de buena fe de productos y servicios.

Esta finalidad, segn expone literalmente el demandado en su escrito, es la de "crear una pgina web en honor del que por el demandado se considera el mejor vino del mundo, para dar a conocer opiniones personales respecto de los vinos españoles", o como se dice en la pgina web que identifica el dominio controvertido "... difundir y dar a conocer la cultura del vino, ya que España es uno de los pases con mayor tradicin vincola del mundo".

Ese fin no tiende a ofrecer producto o servicio alguno, sino que constituye, "aparentemente", un deseo altruista y desinteresado de promocionar entre los internautas una determinada actividad, lo que el mismo demandado denomina, una "cultura".

8.2.2.2. Tampoco se desprende del escrito de contestacin a la demanda, ni el demandado ha aportado documento alguno que lo acredite, el hecho de que se pueda considerar que el titular del dominio controvertido es o ha sido comnmente conocido por la denominacin a la que se refiere.

8.2.2.3. Por ltimo, y aunque no estuviera dentro de la finalidad del demandado la intencin de obtener un beneficio econmico o perjudicar la imagen del titular de la marca, este Panel no puede considerar que el uso realizado por aqul pueda calificarse como legtimo.

En este sentido este Panel desea profundizar, an brevemente, en dos cuestiones ntimamente relacionadas con la afirmacin que acaba de hacerse:

* ya se ha señalado que este Panel considera (como razn para no poder conectar la finalidad expresada por el demandado al registrar el dominio, con una oferta de buena fe de productos o servicios) que el fin perseguido viene constituido por un "aparente deseo, altruista y desinteresado, de promocionar entre los internautas una determinada actividad, una "cultura".

Se ha calificado ese fin como "aparente" porque an cuando se incluye en la pgina web identificada por el dominio controvertido el disclaimer ya citado (anexo n 4 de la demanda), advirtiendo que el dominio no se transferir a nadie que no sea el demandante y que el registro no se obtuvo con fines lucrativos, en ese ofrecimiento se condiciona la transmisin del dominio al demandante a la inclusin del demandado en la lista de clientes de Bodegas Vega Sicilia, S.A. "como cliente preferente y de esa manera poder acceder cada año a la compra de sus vinos como cualquier otro socio" (lo que adems se contradice con la siguiente frase del disclaimer en la que señala "no pido ningn trato preferente...").

A este respecto, este Panel considera que el demandado s est condicionando la transmisin del dominio a la concesin de un trato preferente, o lo que es lo mismo, intentando obtener a travs del registro del dominio una ventaja que slo al demandante le corresponde conceder, dentro de las facultades de gestin de su actividad comercial.

Si la realidad fuera la que ahora pretender hacer ver el demandado en el prrafo 31 de su escrito cuando señala "lo que se le peda a la demandante es que se incluyera al demandado como posible comprador en las mismas condiciones que cualquier otro comprador", la presencia de ese disclaimer y de ese ofrecimiento carecera de todo sentido.

Cualquier "otro comprador", es cualquier consumidor, por lo que todo lo que no sea pretender ser tratado como cualquier consumidor, es pretender un trato preferente.

* Brevemente este Panel desea tambin dejar constancia de que la introduccin de un disclaimer no es suficiente para enervar la posibilidad de confusin con una marca a la que el dominio sea similar o idntico, pues tal y como se ha puesto de manifiesto en otras resoluciones, no siempre son objeto de lectura por los internautas ni entendidos por estos.

Decisiones en este sentido han sido ya dictadas, destacndose las D-2000-0222 y D-20000378.

Por todo ello este Panel considera que el demandado no tena derechos o intereses legtimos que justificaran el registro del dominio controvertido.

8.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio "vegasicilia.com"

Para el anlisis de este ltimo requisito este Panel har uso de la facultad que le confiere el enunciado del prrafo 4 b) de la Poltica, de no circunscribirse necesariamente a las cuatro circunstancias que, de concurrir, aunque sea individualmente, evidenciaran un uso y registro de mala fe.

8.2.3.1. Posible registro de mala fe.

Este Panel estima que de las alegaciones y documentacin aportada por ambas partes no puede deducirse que el demandado haya registrado el dominio con el fin de venderlo por un coste superior a su registro (4 b i), que haya obtenido el dominio para perjudicar el negocio de un competidor (4 b iii), ni que haya usado el dominio intencionadamente para atraer internautas a su pgina web con el fin de obtener una ganancia comercial creando confusin con la marca de demandante (4 b i v).

En relacin con la posibilidad contemplada en el apartado 4 b ii),no se deduce indubitadamente de las alegaciones y documentacin aportadas por las partes, que el titular del dominio lo registrara para impedir al titular de la marca identificarla en el dominio correspondiente (aunque de hecho, lo impide), o que, si as fuera, ello no ha constituido un patrn de conducta del demandado, ya que este extremo no ha sido acreditado.

No obstante, "Vega Sicilia" es, a juicio de este Panel, una marca notoria. Aunque no se han aportado pruebas que acrediten esa notoriedad, ha sido afirmada por el demandante y reconocida por el demandado, tal y como ha sido objeto de repetida mencin en esta decisin.

Esa premisa, faltando el inters legtimo del demandado, lleva a la conclusin de que el dominio controvertido se registr de mala fe, independientemente de si esa actuacin constituye o constituy un patrn de conducta para el demandado.

Es de tener en cuenta que la Ley española de Marcas impide el registro de "signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputacin de otros signos registrados" (art. 13 c)

Igualmente sigue esa misma lnea de conceder un plus adicional de proteccin a las marcas notorias o, en general, que son objeto de general conocimiento, el art. 6 bis del Convenio General de la Unin de Pars, suscrito por España.

Esa especial consideracin que se otorga a las marcas que gozan de gran difusin es sin duda, a juicio de este panel, digna de ser trasladada tambin al mbito de los nombres de dominio (como demuestra el contenido del informe final OMPI sobre nombres de dominio). De hecho, ya lo ha sido en otros supuestos a los que se han referido otras decisiones emanadas del centro y entre las que puede citarse, por su especial significacin la D2000-0018, que señalaba "el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio."

Dicha afirmacin consagra la premisa de que en los supuestos en los que el dominio controvertido sea idntico a una marca de esa naturaleza, no ser necesario que se exija que antes o despus de haber registrado el dominio en cuestin, el demandado haya obtenido el registro de otros dominios que identifiquen otras tantas marcas, constituyendo todo ello un patrn de conducta, para concluir que existi mala fe en el registro.

8.2.3.2. Posible uso de mala fe.

En relacin con el posible uso de mala fe, parece aplicable en este supuesto el razonamiento contenido en la decisin D-2000-0239, en la que se señala: "quien acta de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usar de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legtima, a los derechos de un tercero".

En el tan citado disclaimer, contenido en la pgina web identificada por el dominio controvertido, el demandado comienza dirigindose al demandante, señalando que "conociendo el daño que les pudiera ocasionar a su imagen el uso de este dominio por parte de terceras personas, este dominio est a su entera disposicin".

En consideracin a todo lo expuesto, ningn valor debe otorgar este panel al hecho de que el demandado reconozca ser consciente del daño que pudiera ocasionar el uso del dominio por terceros y ofrecerlo al titular de la marca y la razn social que lo identifican, si es condicionando el ofrecimiento a la consecucin de un fin que, de no ser por haber obtenido el dominio en cuestin, el demandado no estara en situacin ni posicin de alcanzar ni solicitar, ni probablemente el demandante en posicin de permitir ni conceder.

La conclusin del Panel, por tanto, es que el demandado ha registrado y usado el dominio controvertido de mala fe.

El Panel Administrativo, con base en todo lo expuesto, considera que el demandado ha obtenido el registro de un dominio idntico a las marcas del demandante, y a su razn social; sin inters legtimo alguno, y que ha registrado y usado el citado dominio de mala fe.

Como consecuencia de ello decide y ordena que el dominio "vegasicilia.com" sea transferido a la firma demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista nico

7 de Diciembre de 2000