Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CISIONEX, S.L. v. Roco Solana Cabal

Caso No. D2004-0547

1. Las Partes

La Demandante es CISIONEX, S.L., de Fuenlabrada, Madrid, Espaa, representada por Esther Armero Lavie, de Valencia, Espaa.

La Demandada es Roco Solana Cabal, con domicilio en Naucalpan, Mxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caminoacasa.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es NetworkSolutions,LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 23dejuliode2004. El 26dejuliode2004, el Centro envi a NetworkSolutions,LLC va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 28dejuliode2004, el registrador NetworkSolutions,LLC envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada Roco Solana Cabal figura como registrante, adems de ser el contacto administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro de fecha 28dejuliode2004 en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente en cuanto a la eleccin de la “jurisdiccin mutua” (Prrafo3(b)(xiii) del Reglamento), ese mismo da la Demandante present una modificacin a la Demanda. El Centro verific que la Demanda, junto con la modificacin a la Demanda, cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

Entre el 30dejulio y el 5deagostode2004 existieron comunicaciones entre las Partes y el Centro en cuanto a una posible suspensin del procedimiento. De conformidad con los Prrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11deagostode2004.

El Centro envi mediante correo electrnico y courier FedEx la notificacin de la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo a la Demandada a la direccin en Mxico que figura en los datos de registro del nombre de dominio. De conformidad con el Prrafo 5(a) del Reglamento, la fecha lmite para contestar a la Demanda se fij para el 31deagostode2004. Surge de los registros de FedEx que el paquete conteniendo la Demanda se devolvi al Centro porque al intentar FedEx hacer la entrega el 16deagostode2004 constat que la direccin de Naucalpan, Mxico “esincorrecta”. El Experto considera que el Centro ha actuado con diligencia para notificar la Demanda a la Demandada. Dado que la Demandada no contest a la Demanda, el 1 de septiembrede2004 el Centro le notific la falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda.

Habiendo recibido la correspondiente Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, el 7deseptiembrede2004 el Centro nombr a Roberto Bianchi como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos, en conformidad con el Prrafo7 del Reglamento. La decisin del Experto debe enviarse al Centro a ms tardar el 21deseptiembrede2004.

Como surge de la respuesta que Network Solutions LLC remiti al Centro el 28dejuliode2004, el acuerdo de registro del nombre de dominio est en ingls. La Demandante present la Demanda y su subsanacin en espaol, sin solicitar expresamente que el procedimiento sea en este idioma. La Demandada no se ha presentado en este procedimiento. Sin embargo y dado que todas las comunicaciones entre las Partes se han efectuado en idioma espaol y que las dos Partes residen en un pas de lengua espaola, el Experto nico decide que el procedimiento contine en espaol (Prrafo11(a) del Reglamento).

4. Antecedentes de Hecho

Segn lo acredit la Demandante en el Anexo11dela Demanda con los certificados de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) expedidos el 16dejuniode2004, las marcas M 2.396.706 y M 2.396.707 “CAMINO A CASA” (Y DISEO) son propiedad de la Demandante, CISIONEX, S.L. La marca M 2.396.706 cubre “muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, junco, mimbre; cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar, sucedneos de todas estas materias o de materias plsticas. Clase 20”. La Marca M2.396.707 protege “servicios de transporte, almacenaje, depsito, embalaje, empaquetado y distribucin de mercancas. Clase39”. Ambas marcas fueron solicitadas el 26deabrilde2001, y se concedieron el 20denoviembrede2001, habindose publicado en el B.O.P.I. el 16dediciembrede2001.

El nombre de dominio <caminoacasa.com> fue registrado con el registrador NetworkSolutionsLLC. Segn el Anexo2dela Demanda – una impresin de un registro de Nominalia cuyos datos provienen de la base de datos “Whois” de Network Solutions - al da 10demayode2004 el nombre de dominio figuraba registrado a nombre de Pedro Bustos Garrido. Segn el Anexo1dela Demanda – otra impresin de un registro de Nominalia de fecha 24demayode2004 – el nombre de dominio figura a nombre de Roco Solana Cabal, lo que coincide con lo informado al Centro por Network Solutions (Ver seccin 3). El registro del nombre de dominio ha sido creado el 17deabrilde2002 y expira el 17deabrilde2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene lo siguiente:

El nombre de dominio <caminoacasa.com> es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a las marcas de productos y servicios “CAMINO A CASA” sobre las que la Demandante tiene derechos. El demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. En particular, desde su registro el dominio controvertido no se ha utilizado ni ha habido preparativo serio alguno para usarlo. Ni siquiera aparecen indicativos o leyenda de pgina en construccin o similares. Ni el primero ni el segundo titular del dominio en conflicto son o han sido conocidos por el nombre “camino a casa”. Se trata de dos personas naturales, Pedro Bustos Garrido, y Roco Solana Cabal, no teniendo nada que ver sus nombres civiles con la denominacin de las marcas de la demandante, ni han desarrollado actividad mercantil alguna que se identifique o asocie a dicha denominacin.

Las intenciones del verdadero titular del dominio, Pedro Bustos, son comerciales y de presin sobre la demandante, CISIONEX, S.L., habida cuenta que ofreci el dominio por cantidad considerable (Euros 3,000), y transmiti el dominio a tercera persona con intencin de obstaculizar las posibles acciones de reivindicacin, con el nimo de disuadir al requirente del ejercicio de las mismas y obligarlo a aceptar las pretensiones econmicas de la transmisin.

El dominio fue registrado y se usa de mala fe, lo cual se pone de manifiesto de forma inequvoca por la concurrencia de domicilio en Madrid del primer titular del dominio y la demandante, por la actividad publicitaria principal de la marca CAMINO A CASA en dicha ciudad, y por el registro del dominio <caminoacasa.com> justo dos das despus del registro del dominio <caminoacasa.es> por parte de CISIONEX, S.L.

CISIONEX, S.L. solicit sus marcas CAMINO A CASA en 1999 siendo ya ampliamente reconocida no slo en Madrid sino en todo el mbito nacional, y remontndose su historia a 1963. La marca CAMINO A CASA era ya muy conocida en Espaa por la publicidad y promocin efectuada por la Demandante antes de que Pedro Bustos registrara el dominio que la contiene. Unida a la falta de todo uso del dominio, la oferta de venta es seal de mala fe. Otra circunstancia de mala fe es la cesin del dominio a tercero una vez advertidos de derechos marcarios existentes sobre dicha denominacin - caminoacasa-. El registro de dominios para no usarlos parece ser prctica habitual de Pedro Bustos y su entorno, pudiendo entenderse que se registran para su posterior venta. Hay datos registrales confusos (contacto tcnico y domicilio) por parte del primer (y real) titular del dominio (Pedro Bustos), y no slo con respecto al nombre de dominio en conflicto sino tambin respecto de otro dominio de su propiedad, <addoweb.com>. El “Burofax” remitido a CREA 3, S.L. - mercantil que constaba como contacto tcnico mientras fue Pedro Bustos titular del dominio reclamado - fue devuelto por ser el destinatario desconocido en dichas seas. Tras la consulta realizada al Registro Mercantil Central, no consta inscrita ninguna mercantil con dicha razn social. La coincidencia de datos de contacto hace evidente la vinculacin entre los dos titulares registrales del dominio (primero, Pedro Bustos, y despus, Roco Solana Cabal). Mientras el dominio <caminoacasa.com> estaba formalmente registrado a favor de Pedro Bustos, su direccin postal fue C/Fuencarral145, 28010, Madrid, y su contacto tcnico la supuesta sociedad mercantil CREA-3, S.L..

El dominio <caminoacasa.com> a pesar de la aparente transmisin a favor de Roco Solana, se encuentra an en el entorno y bajo el control de Pedro Bustos. La transmisin formal a favor de Roco Solana se hizo con la nica intencin de obstaculizar el ejercicio de las acciones de recuperacin, por conocer Pedro Bustos, desde el registro del dominio e, inexcusablemente, desde las conversaciones mantenidas y requerimiento efectuado, los derechos que amparan a CISIONEX, S.L. y ante la negativa de la Demandada a ceder a las pretensiones econmicas solicitadas. Si no fuera as, parece evidente que Pedro Bustos ha pretendido llevar al engao a CISIONEX, S.L. instndole a entregar una cantidad de dinero a cambio de transmitirles algo sobre lo que carecera ya de poder de disposicin.

B. Demandada

La Demandada no contest a las alegaciones de la Demandante, y se le notific la falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda. An en el caso que un demandado no haya contestado a la demanda, conforme la UDRP, Prrafo4(a) in fine, el demandante debe probar todos los extremos de la UDRP. Ver Caso OMPI N.D2002-0598, Viajes El Corte Ingls, S.A. v. Javier Garca Quintas, 22deagostode2002.

El 30dejuliode2004, la Demandanda envi a la Demandante un email proveniente de info@caminoacasa.com y dirigido a domain.disputes@wipo.int y e.armero@vitoriadelerma.com con el siguiente texto:

“Habiendo tenido noticias del procedimiento de recuperacin de dominio instado por CISIONEX, S.L., sobre el dominio “caminoacasa.com”, procedimiento D2004-0547, contra Roco Solana Cabal, accedemos a transmitir dicho dominio a CISIONEX S.L., considerando este acto un allanamiento a la demanda de recuperacin de dominio. Roco Solana Cabal.”

Como bien lo indic el Centro a la Demandante en un email del 3deagostode2004, el procedimiento slo puede terminar sin una decisin del Experto si la Demandante enva al Centro una solicitud de suspensin o de terminacin del procedimiento, y ello con notificacin al demandado. Dado que el mismo 3deagostode2004 la Demandante comunic al Centro su decisin de seguir adelante con el procedimiento, y no se materializ un acuerdo de las Partes para terminar el procedimiento de otro modo, el Experto deber dictar una decisin sobre el mrito (Prrafo17(a) del Reglamento).

6. Debate y conclusiones

La falta de contestacin a la Demanda y el “allanamiento” contenido en el email que la Demandada envi a la Demandante el 30dejuliode2004, que equivale a conformidad en cuanto al remedio solicitado por la Demandante, son circunstancias que otorgan una especial credibilidad a lo alegado en la Demanda.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

Salvo por la inexistencia de espacios entre las palabras “camino”, “a” y “casa”, y por la adicin del punto y de “com”, el nombre de dominio <caminoacasa.com> es idntico a las marcas M 2.396.706 y M 2.396.707 “CAMINO A CASA” de la Demandante. Por razones tcnicas conocidas los espacios como tales no se pueden registrar en un nombre de dominio. La adicin de uno de los dominios genricos del nivel superior tal como “com” es una condicin necesaria del registro. Esas adiciones carecen de significacin para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI N.D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7denoviembrede2000, se dijo: “La adicin del dominio del nivel superior genrico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a “NCAA” desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, “.com” es slo uno de esos varios gTLDs, y “.com” no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.”

Como se vio en la seccin 4, el registro del nombre de dominio es posterior a la concesin y publicacin de las marcas CAMINO A CASA. La fecha de registro a nombre del titular anterior, seor Pedro Bustos Garrido, es el 17deabrilde2002, o sea varios meses despus de la publicacin de las marcas en el B.O.P.I. La actual registrante del nombre de dominio no se podra beneficiar de un status superior al que posea su predecesor en ttulo. (Nemo plus juris …).

En consecuencia, el Experto nico considera que la Demandante ha probado el requisito de la Poltica, Prrafo4(a)(i), de que el nombre de dominio es idntico o confundiblemente similar a una marca de la que la Demandante es titular.

B. Derechos o intereses legtimos

La Demandante ha afirmado que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. La falta de contestacin a la Demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses de la Demandada respecto del nombre de dominio. Asimismo, el “allanamiento” contenido en el email que se menciona en la seccin 5 B ms bien permite inferir que la Demandada carece de todo derecho o inters legtimo al nombre de dominio, ms all de las poco comprensibles afirmaciones que el seor “Pedro” (por la Demandada) hizo por email al seor Fernando Garca de CISIONEX, S.L el 4demayode2004. All dijo que el nombre de dominio haba sido registrado “para realizar un proyecto que aun esta hay” (sic). Esa simple afirmacin difcilmente puede probar preparativos para usar el nombre de dominio. An si el email del 4demayo no contuviera un verdadero allanamiento en el sentido del derecho procesal judicial, por lo menos representa una conformidad con el remedio solicitado por la Demandante (transferencia del dominio en disputa a la Demandante). Por ms que no podamos determinar si realmente existe “Roco Solana Cabal”, y si es ella misma quien remiti el email, tenemos por cierto que con esa direccin electrnica la Demandada o sus representantes o asociados enviaron y recibieron comunicaciones electrnicas. En consecuencia, el Experto nico considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio (Poltica, Prrafo4(a)(ii)).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Segn lo acredit la Demandante mediante diligencia notarial del 7demayode2004, el nombre de dominio en disputa no estaba en uso al menos durante varios das previos a la presentacin de la Demanda en este procedimiento. Anexo 12 a la Demanda. El Experto coincide con la Demandante en que de la falta de uso del nombre de dominio, unido a la conducta de la Demandada, surge que la nica finalidad de la Demandada para registrar el dominio fue venderlo a la titular de marca con notoria ganancia, por un precio muy superior al de registro. Ms all de quin sea el que inici el contacto entre las Partes, lo cierto es que la Demandante nunca estuvo dispuesta a pagar por el dominio una suma mayor que su coste ms un reembolso por lo gastado en el dominio desde su solicitud. Pgina10 del Anexo3 a la Demanda. Por su parte la Demandada a travs de “Pedro” pretenda que se le pagara una suma que correspondiera a la dimensin de la empresa demandante, lo que evidentemente supera los costos demostrables de registro, e incluso los costos de mantenimiento del dominio, lo que trasunta una finalidad de lucro evidente, de la que se infiere la mala fe de la Demandada en cuanto al registro del dominio (Poltica, Prrafo4(c)(i)).

La inactividad del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa puede provocar que el pblico en Internet piense que la Demandante carece de un sitio web, o concluya que no es tcnicamente capaz de mantener un sitio web.

Hubo adems por parte de la Demandada, sin derechos ni intereses legtimos respecto del nombre de dominio, una exigencia econmica abusiva por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio. Adems de revelar el propsito de lucro ilegitimo que evidencia un registro de mala fe, la oferta de venta por el demandado constituye un uso, y por aadidura, un uso de mala fe del nombre de dominio. Ver Caso OMPI N D1999-0001, World Wrestling Federation v. Michael Bosman, donde el ilustrado panelista consider que una oferta de venta era un uso del nombre de dominio, y a partir de ese precedente y del Caso OMPI N D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, febrerode2000, numerosos casos de la OMPI fueron resueltos en igual sentido. Ver Caso OMPI N D2000-1798, Bodegas y Viedos Lpez S.A. v. Ral Didier, 16 de febrerode2001.

En el presente caso la transferencia del dominio del primer titular a la titular actual difcilmente pueda haber tenido otra explicacin que la alegada por la Demandante: dificultar la recuperacin del dominio por el titular marcario. A ello se agrega que la direccin proporcionada por la nueva titular como dato de contacto no es correcta o no existe. (Ver seccin 3 supra de esta decisin, en que FedEx informa sobre la falta de entrega de correspondencia enviada por el Centro OMPI a la Demandada por ser incorrecta la direccin proporcionada). Proporcionar una direccin falsa entre los datos de contacto es una circunstancia adicional de mala fe en el registro del nombre de dominio en los amplios trminos de la Poltica, Prrafos4(a)(iii) y 4(b). Vanse en tal sentido los Casos OMPI N D2000-1042, Don Algodon H, S.A. v. Miguel Garca Quintas, pg. 7, y N D2000-1535, Globalia Corporacin Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, 30deenerode2001.

El Experto nico considera probado que la Demandada registr y usa de mala fe el nombre de dominio (Poltica, Prrafo4(a)(iii))

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los Prrafos 4(i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <caminoacasa.com> sea transferido a la Demandante CISIONEX, S.L..

Roberto Bianchi
Experto nico

Fecha: 21deseptiembrede2004